Een extra ‘E’ zorgt in het merkenrecht niet voor voldoende onderscheidend vermogen. Dat heeft de Rechtbank München met een uitspraak van 19 januari 2023 duidelijk gemaakt (Az.: 1 HK O 13543/21).
Merken vormen voor bedrijven een grote waarde. Daarom is het des te belangrijker om ze te registreren en uitgebreid te beschermen. Het advocatenkantoor MTR Legal heeft zijn advies onder andere gericht op de industriële eigendomsrechten en adviseert haar cliënten, onder andere, op het gebied van merkenrecht.
Om als merk geregistreerd te kunnen worden, moet een teken voldoende onderscheidend vermogen hebben ten opzichte van de producten of diensten van andere bedrijven. Evenzo mag er geen verwarringsgevaar met reeds geregistreerde merken bestaan. Een extra ‘E’ in de naam zorgt niet voor het noodzakelijke onderscheidend vermogen, zoals de rechtbank München besliste in een merkgeschil tussen twee autofabrikanten.
In de casus had de aangeklaagde autofabrikant op zijn website twee van zijn modellen met de bedrijfsnaam en met de toevoeging ‘es 6’ of ‘es 8’ geadverteerd en was van plan om de aldus aangeduide modellen in Duitsland op de markt te brengen. Een andere autofabrikant zag hierdoor zijn merkenrecht voor zijn geregistreerde merken ‘S 6’ en ‘S 8’ geschonden, omdat er verwarringsgevaar bestond. Hij klaagde tot staking en schadevergoeding.
De klacht had succes. De Rechtbank München maakte duidelijk dat de tekens associatief gekoppeld kunnen worden en dat er daarom verwarringsgevaar bestaat. In de motivering vervolgde het hof dat juist in de autobranche de naam van de fabrikant vaak minder op de voorgrond treedt dan de aanduiding van het model en daarom voor de beoordeling van het verwarringsgevaar juridisch niet doorslaggevend is. De typeaanduidingen ontwikkelen zich daarentegen vaak tot zelfstandige merken in de zin van tweede merken.
Door de extra ‘E’ wijkt het teken weliswaar schriftmatig af van het geregistreerde merk, maar biedt het geen voldoende onderscheidend vermogen, omdat ten minste klankmatig de tekens associatief aan elkaar gekoppeld kunnen worden, waardoor er verwarringsgevaar kan bestaan, aldus de rechtbank. Bovendien wordt de ‘E’ geassocieerd met de aanduiding ‘elektro’ of ‘elektrisch’. Er bestaat daarom het gevaar dat de consument denkt dat de ‘es 6’ slechts de elektrische versie van de ‘S 6’ is.
In de industriële eigendomsrechten ervaren advocaten adviseren bij MTR Legal op het gebied van merkenrecht.
