Een extra “E” zorgt in het merkenrecht niet voor voldoende onderscheidend vermogen. Dit heeft de rechtbank van München duidelijk gemaakt met het vonnis van 19 januari 2023 (Az.: 1 HK O 13543/21).
Merken zijn voor bedrijven een grote waarde. Des te belangrijker is het om ze te registreren en uitgebreid te beschermen. De advocaten van het juridische kantoor MTR Legal hebben hun advies geconcentreerd op de intellectuele eigendomsrecht en adviseren hun cliënten onder andere op het gebied van het merkenrecht.
Om een teken als merk te kunnen registreren, moet het voldoende onderscheidend vermogen hebben ten opzichte van de producten of diensten van andere bedrijven. Eveneens mag er geen verwarringsgevaar bestaan met reeds geregistreerde merken. Een extra “E” in de naam zorgt niet voor het noodzakelijke onderscheidend vermogen, zoals de rechtbank van München heeft beslist in een merkenconflict tussen twee autofabrikanten.
In het onderliggende geval had de aangeklaagde autofabrikant op zijn website twee van zijn modellen met de bedrijfsnaam en de toevoeging “es 6” respectievelijk “es 8” gepromoot en gepland om de zo aangeduide modellen in Duitsland op de markt te brengen. Een andere autofabrikant zag hierdoor zijn merkrechten voor zijn geregistreerde merken “S 6” en “S 8” geschonden, omdat er verwarringsgevaar zou bestaan. Hij spande een rechtszaak aan voor verbodenverklaring en schadevergoeding.
De aanklacht was succesvol. De rechtbank van München maakte duidelijk dat de tekens mentaal met elkaar in verband gebracht konden worden en dat er dus verwarringsgevaar bestaat. Ter motivatie voerde zij verder aan dat juist in de automobielsector de naam van de fabrikant vaak achterblijft bij de modelbenaming en dat deze daarom juridisch niet doorslaggevend is voor de beoordeling van het verwarringsgevaar. De modelaanduidingen ontwikkelen zich daarentegen vaak tot zelfstandige merken in de zin van sub-merken.
Door de extra “E” wijkt het teken weliswaar af van het geregistreerde merk in het schriftbeeld, maar het verzekert geen voldoende onderscheidend vermogen, want ten minste klankmatig kunnen de tekens mentaal met elkaar in verband worden gebracht, waardoor er verwarringsgevaar zou kunnen zijn, aldus de rechtbank. Bovendien wordt de “E” met de benaming “Elektro” of “elektrisch” in verband gebracht. Er is daarom het risico dat de consument aanneemt dat de “es 6” slechts de elektrische versie van de “S 6” is.
Ervaren advocaten op het gebied van intellectuele eigendomsrecht adviseren bij MTR Legal over het merkenrecht.
