Quien imita de forma prácticamente idéntica un producto de éxito y posteriormente lo distribuye a través de un comerciante no puede escudarse sin más en su condición de fabricante o proveedor. El Landgericht Frankfurt am Main (LG Frankfurt am Main, Tribunal Regional de Fráncfort del Meno), mediante sentencia de 2 de septiembre de 2026 (Az. [número de expediente] 2-06 O 156/25), ha precisado los requisitos de la protección frente a imitaciones conforme al Derecho de la competencia desleal y, al mismo tiempo, ha confirmado la responsabilidad dentro de una cadena de distribución basada en la división de funciones.
La resolución reviste especial importancia para determinar en qué condiciones también puede responsabilizarse a un proveedor por la distribución contraria a la competencia realizada por un comerciante. Asimismo, la sentencia contiene consideraciones relevantes sobre la singularidad competitiva de las series de productos y sobre el cálculo del beneficio obtenido por el infractor.
Imitación de tumbonas consolidadas
El litigio tenía por objeto unas tumbonas de jardín plegables pertenecientes a una gama de modelos de la demandante consolidada en el mercado desde hacía muchos años. Los productos se caracterizaban por una construcción distintiva. Entre sus elementos destacaban, en particular, la disposición de los tubos de soporte en forma de U, la fijación de la superficie de descanso a la estructura y el diseño del reposacabezas.
La demandante comercializaba la gama de modelos desde hacía muchos años y, en el pasado, ya había actuado reiteradamente contra imitaciones.
La demandada n.º 1 encargaba la fabricación de tumbonas de jardín bajo una marca propia en un país asiático y posteriormente las suministraba a la demandada n.º 2. Esta última distribuía los productos, entre otros canales, a través de una plataforma de internet.
Las tumbonas ofertadas presentaban amplias coincidencias con los productos de la demandante.
Acciones de cesación e información ya ejercitadas anteriormente
En un procedimiento anterior, la demandante ya había ejercitado con éxito contra la comerciante acciones de cesación e información (LG Frankfurt am Main, sentencia de 23.02.2023 – Az. 2-03 O 262/22; confirmada por el OLG Frankfurt am Main [Tribunal Superior Regional de Fráncfort del Meno], Az. 6 U 35/23).
Gracias a la información facilitada, la demandante supo que la comerciante había adquirido los productos controvertidos de la demandada n.º 1. A continuación, también ejercitó acciones contra la proveedora. En particular, reclamó la cesación, el suministro de información, la rendición de cuentas y una indemnización por daños y perjuicios.
Las demandadas alegaron en su defensa, entre otras cuestiones, que las empresas eran jurídicamente independientes y que la demandada n.º 1 había actuado únicamente como proveedora. Asimismo, sostuvieron que quedaba excluido cualquier riesgo de confusión sobre el origen empresarial, puesto que los productos se habían ofrecido bajo una marca propia.
Sentencia del LG Frankfurt: cesación, información e indemnización
El Landgericht estimó parcialmente la demanda.
La demandada n.º 1 fue condenada a dejar de ofrecer o hacer distribuir en Alemania las tumbonas objeto del litigio. Cada incumplimiento podrá sancionarse con una multa coercitiva de hasta 250.000 euros o, subsidiariamente, con arresto coercitivo.
Además, la demandada n.º 1 deberá proporcionar información completa sobre sus proveedores, las cantidades adquiridas, los precios de compra, los costes de producción y los ingresos obtenidos por las ventas. El tribunal también declaró su obligación de indemnizar a la demandante por todos los daños ya causados y que se produzcan en el futuro como consecuencia de las actuaciones contrarias a la competencia.
La comerciante también fue condenada al pago de una indemnización por daños y perjuicios. A este respecto, la demandante había solicitado la restitución del beneficio obtenido por la infracción mediante la distribución.
Por tanto, la resolución resulta especialmente relevante para los fabricantes de productos originales que deseen actuar no solo contra el comerciante que interviene directamente, sino también contra empresas situadas en fases anteriores de la cadena de suministro.
Singularidad competitiva de la serie de productos
El punto de partida jurídico es el § 4 Nr. 3 UWG (Ley alemana contra la Competencia Desleal). Conforme a esta disposición, actúa de forma desleal quien ofrece productos que constituyen una imitación de los productos de un competidor y provoca con ello una confusión evitable sobre su origen empresarial.
El primer requisito es que el producto original posea singularidad competitiva.
Esta concurre cuando el diseño concreto o determinadas características de un producto son idóneos para indicar a los sectores del público destinatario su origen empresarial o sus particularidades.
Lo decisivo no es que cada una de las características de diseño resulte especialmente original. Lo determinante es, más bien, la impresión de conjunto del producto. También la combinación de varios elementos de diseño que, considerados aisladamente, podrían ser comunes puede fundamentar una singularidad competitiva.
El Landgericht se basó en las características constructivas distintivas de las tumbonas y asumió al respecto la valoración del Oberlandesgericht Frankfurt (Tribunal Superior Regional de Fráncfort), ya confirmada en el procedimiento anterior.
Reviste especial importancia que no solo los modelos individuales, sino también una serie de productos como tal, pueda disfrutar de protección conforme al Derecho de la competencia desleal. Para ello es necesario que las características de diseño recurrentes confieran a los productos una apariencia distintiva y que, por ese motivo, el público los atribuya a un fabricante determinado.
El condicionamiento técnico no excluye la protección
Las demandadas habían alegado que el diseño de las tumbonas venía impuesto por su función técnica.
El Landgericht rechazó este argumento.
Para determinar si ciertas características de diseño son técnicamente necesarias, deben tomarse como referencia otros productos que cumplan la misma finalidad técnica. A este respecto, el mercado de comparación no puede limitarse artificialmente a productos con funciones técnicas exactamente idénticas.
Dado que también pueden fabricarse tumbonas comparables con reposapiés mediante otras construcciones, el tribunal no apreció ninguna necesidad técnica que impusiera el diseño concreto.
Además, incluso las características condicionadas por razones técnicas pueden tenerse en cuenta en la valoración global cuando otros elementos susceptibles de libre configuración también contribuyan a definir la impresión de conjunto.
En la práctica, esto significa que la invocación de exigencias técnicas no excluye automáticamente la protección frente a imitaciones conforme al Derecho de la competencia desleal.
Imitación prácticamente idéntica
El Landgericht consideró que existía una imitación prácticamente idéntica.
Lo determinante fue la impresión de conjunto de los productos comparados desde la perspectiva del consumidor medio. A este respecto, reviste especial importancia la situación concreta en la que se presenta la oferta.
Por regla general, el consumidor no ve el original y la imitación directamente uno junto al otro. En su lugar, compara los productos basándose en la impresión que conserva en su memoria.
Por tanto, las diferencias que solo resultan perceptibles mediante una comparación detallada o desde otra perspectiva no son necesariamente decisivas.
Reproducción de las características de diseño
En el caso concreto se habían reproducido precisamente las características de diseño que fundamentaban la singularidad competitiva de los productos originales. Las diferencias en determinados detalles y accesorios no alteraban esta conclusión.
Conocimiento del original
El tribunal también consideró acreditado que el imitador conocía el original. Cuando un producto aparece en el mercado después que el original, opera a este respecto una presunción iuris tantum de conocimiento. La demandada no pudo desvirtuar dicha presunción.
Una marca propia no impide automáticamente la confusión sobre el origen
Las demandadas alegaron asimismo que el uso de una marca propia excluía cualquier confusión sobre el origen empresarial.
En principio, una indicación claramente visible de un fabricante distinto puede ser idónea para disipar la confusión sobre el origen.
Sin embargo, lo relevante es cómo interpretan efectivamente dicha indicación los sectores del público destinatario. Una marca diferente no resulta suficiente en todas las circunstancias.
Confusión directa e indirecta sobre el origen
A este respecto, debe distinguirse entre la confusión directa y la indirecta sobre el origen. Existe, por ejemplo, una confusión indirecta sobre el origen cuando los consumidores consideran que el producto procede de otro fabricante, pero presuponen que existe una relación económica u organizativa con el fabricante del original.
La sentencia pone así de manifiesto que una marca propia no ofrece protección automática frente a acciones basadas en el § 4 Nr. 3 UWG. Siguen siendo determinantes las circunstancias concretas de la distribución y la percepción del público.
Responsabilidad del proveedor por la distribución del comerciante
Las consideraciones relativas a la responsabilidad de la demandada n.º 1 revisten especial relevancia práctica.
Esta había alegado que se había limitado a actuar como proveedora y que no había tenido influencia alguna sobre las ofertas concretas publicadas en internet por la comerciante.
Sin embargo, el Landgericht consideró que el propio suministro de los productos imitados constituía ya un acto de distribución relevante. Una oferta en el sentido del § 4 UWG no comprende únicamente la oferta directa de venta a los clientes finales. También puede incluir el suministro de los productos imitados a un intermediario.
La demandada n.º 1 había vendido directamente las tumbonas controvertidas a la comerciante, contribuyendo así a su distribución.
Por consiguiente, el tribunal consideró expresamente que la demandada n.º 1 estaba legitimada pasivamente en relación con la oferta y distribución de los productos impugnados. El tribunal fundamentó la responsabilidad de la proveedora en una actuación conjunta basada en la división de funciones en el sentido del § 830 BGB (Código Civil alemán), puesto que ambas demandadas conocían el modelo de negocio común.
Vínculos organizativos y económicos
Asimismo, el tribunal tuvo en cuenta los vínculos organizativos y económicos entre las empresas. En particular, el administrador de la demandada n.º 2 era al mismo tiempo administrador de la demandada n.º 1. Además, formaba parte de la práctica comercial habitual que la demandada n.º 1 revendiera a la demandada n.º 2 las mercancías fabricadas en el extranjero.
Por tanto, la proveedora no era una mera tercera ajena a la operación, sino que participaba directamente en la distribución de los productos imitados.
La resolución demuestra que las empresas no pueden eludir su responsabilidad conforme al Derecho de la competencia desleal por el mero hecho de repartir la fabricación y la distribución entre distintas sociedades.
Indemnización y cálculo del beneficio del infractor
Otro aspecto central de la sentencia se refiere al cálculo de la indemnización por daños y perjuicios.
La demandante reclamó a la comerciante la restitución del beneficio obtenido por la infracción. Sin embargo, no debe restituirse automáticamente la totalidad del beneficio obtenido con los productos. Es preciso tener en cuenta qué parte del beneficio se debe precisamente a la imitación contraria a la competencia.
El tribunal determinó mediante estimación esta denominada proporción causal con arreglo al § 287 ZPO (Código Procesal Civil alemán).
En particular, deben tenerse en cuenta
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la importancia del diseño reproducido para la decisión de compra,
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el grado de imitación y
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los demás factores determinantes para la compra, como la funcionalidad y el precio.
La sentencia pone de relieve, además, la importancia de una rendición de cuentas comprensible y verificable.
El infractor que pretenda deducir costes que reduzcan el beneficio, como gastos de publicidad o de transacción, deberá exponerlos y acreditarlos de forma suficientemente detallada. Una mera afirmación genérica no resulta suficiente.
Resulta especialmente relevante que el infractor también esté sujeto a una carga de alegación reforzada cuando pretenda apartarse posteriormente de la información o de la rendición de cuentas facilitadas con anterioridad. Deberá explicar y acreditar de manera comprensible por qué deben corregirse los datos originales.
Por tanto, disponer de información completa y fiable reviste una importancia considerable para el ejercicio de acciones de indemnización por daños y perjuicios.
Consecuencias jurídicas para la práctica
La sentencia tiene relevancia práctica para fabricantes, importadores, proveedores y comerciantes.
Para los fabricantes de productos originales: Incluso sin un diseño registrado u otros derechos de propiedad industrial, el diseño de un producto puede estar protegido por el Derecho de la competencia desleal. Lo decisivo es si presenta singularidad competitiva y si se cumplen los requisitos de una imitación desleal. En caso de litigio, puede resultar determinante documentar la presencia en el mercado, las cifras de ventas, las características de diseño distintivas y los gastos publicitarios.
Para fabricantes y proveedores: Quien encarga la fabricación de productos imitados y los introduce deliberadamente en una cadena de distribución puede incurrir directamente en responsabilidad conforme al Derecho de la competencia desleal. La inexistencia de una relación directa con los clientes finales no protege frente a acciones de cesación e indemnización por daños y perjuicios.
Para los comerciantes: La adquisición de productos a un proveedor externo no exime automáticamente de responsabilidad. Tampoco el uso de una marca comercial propia excluye necesariamente la confusión sobre el origen empresarial.
Para la estrategia procesal: Las acciones de información y rendición de cuentas constituyen un instrumento importante para esclarecer las cadenas de suministro y distribución y determinar el beneficio del infractor. Por ello, las empresas deben documentar cuidadosamente sus fuentes de suministro, facturas de compra, cifras de ventas y partidas de costes.
Conclusión: la sentencia confirma el amplio alcance de la protección de las prestaciones frente a la competencia desleal.
La sentencia del LG Frankfurt am Main confirma el amplio alcance de la protección de las prestaciones frente a la competencia desleal conforme al § 4 Nr. 3 UWG.
También una serie de productos puede poseer singularidad competitiva debido a características de diseño distintivas y recurrentes. Si dichas características se reproducen de forma prácticamente idéntica y ello genera una confusión evitable sobre el origen empresarial, la distribución de la imitación puede ser desleal.
Reviste especial importancia la responsabilidad del proveedor: quien introduce directamente los productos imitados en la cadena de distribución no puede limitarse a invocar su mera condición de proveedor.
Para los fabricantes de productos originales, la resolución abre así la posibilidad de actuar contra las imitaciones a lo largo de toda la cadena de distribución. A la inversa, las empresas deberían comprobar ya durante el desarrollo y el aprovisionamiento de productos si los diseños de terceros pueden estar protegidos conforme al Derecho de la competencia desleal.
MTR Legal Rechtsanwälte asesora a fabricantes, comerciantes y proveedores en cuestiones relacionadas con el Derecho de la competencia desleal; puede encontrarse más información en asesoramiento jurídico en materia de competencia desleal.
