Tillåter varumärkesinnehavaren varumärkesintrång under flera år kan han förlora sitt anspråk på varumärkesskydd. Det har EU-domstolen fastställt genom en dom den 19 maj 2022 (Mål nr C-466/20).
Eftersom varumärken har ett högt värde är det viktigt att registrera dem och skydda dem mot missbruk av tredje part. Men den som tolererar varumärkesintrång på sitt registrerade varumärke i över fem år utan att vidta rättsliga åtgärder kan förlora sina varumärkesrättigheter, förklarar affärsjuridiska byrån MTR Rechtsanwälte.
EU-domstolen har redan 2011 beslutat att inlämning av en administrativ eller rättslig åtgärd mot varumärkesintrång avslutar toleransen och även förhindrar preskription. I sin nuvarande dom klargjorde dock EU-domstolen att en varning inte avslutar preskriptionsfristen om mottagaren inte följer den och varumärkesinnehavaren inte vidtar ytterligare rättsliga åtgärder för att genomdriva sina varumärkesrättigheter.
Käranden hade i det underliggande fallet registrerat ett unionsordmärke 2005. Tre år senare registrerade ett annat företag ett bildmärke med en mycket liknande orddel, som endast skilde sig något i stavningen. Käranden gav 2009 en misslyckad varning om användningen av motståndarens märke. I slutet av 2012 lämnade hon in en stämningsansökan vid Landesgericht Nürnberg-Fürth, men den kunde inte delges förrän 2014 eftersom käranden inte hade betalat domstolsförskottet. Domstolarna ansåg anspråken preskriberade.
Fallet hamnade slutligen vid Bundesgerichtshof, som hänsköt det till Europeiska unionens domstol. EU-domstolen skulle klargöra vilka krav som ställs för att avsluta toleransen av ett varumärkesintrång.
Även om käranden har varnat för varumärkesintrånget räcker det här inte för att förhindra preskription av anspråken, klargjorde EU-domstolen. Genom en varning kan preskriptionsfristen visserligen avbrytas, men endast om varumärkesinnehavaren efter den otillfredsställande reaktionen från motståndaren inte ger upp sitt motstånd mot intrånget på sina varumärkesrättigheter och fortsätter använda sina rättsliga möjligheter för att genomdriva sina varumärkesanspråk.
EU-domstolens rättspraxis visar att varumärkesinnehavare aktivt måste motverka intrång i sina varumärkesrättigheter. En varning kommer inte alltid att räcka.
Advokater med erfarenhet inom varumärkesrätt ger rådgivning.
