Se o titular de marca tolerar violações dos direitos de marca por anos, ele pode perder seu direito à proteção da marca. Isso foi decidido pelo TJUE na sentença de 19 de maio de 2022 (Caso C-466/20).
Como as marcas representam um alto valor, é importante registrá-las e protegê-las contra o abuso por terceiros. No entanto, quem tolera violações dos direitos de sua marca registrada por cinco anos sem tomar medidas legais contra isso pode perder seus direitos de marca, explica o escritório de advocacia MTR Legal.
O TJUE já havia decidido em 2011 que a apresentação de um recurso administrativo ou judicial contra a violação da marca termina a tolerância e também impede a preclusão. Na sua decisão atual, o TJUE esclareceu que uma notificação extrajudicial não termina o prazo de preclusão se o destinatário não a cumprir e o titular da marca não tomar outras medidas legais para fazer valer seus direitos de marca.
No caso em questão, a demandante havia registrado uma marca de palavra da UE em 2005. Três anos depois, outra empresa registrou uma marca figurativa com um componente de palavra muito semelhante, que diferia apenas ligeiramente na escrita. Em 2009, a demandante alertou sem sucesso sobre o uso da marca oposta. No final de 2012, ela apresentou uma ação de abstenção no Tribunal Regional de Nuremberg-Fürth, que só pôde ser entregue em 2014 porque a demandante não havia pago o adiantamento das custas judiciais. Os tribunais consideraram as reivindicações da ação como preclusas.
O caso acabou chegando ao BGH, que o encaminhou ao Tribunal de Justiça da União Europeia. O TJUE deveria esclarecer quais são os requisitos para terminar a tolerância de uma violação dos direitos de marca.
Mesmo que a demandante tivesse notificado extrajudicialmente a violação dos direitos de marca, isso não era suficiente para evitar a preclusão da reivindicação, afirmou o TJUE. Embora a notificação extrajudicial possa interromper o prazo de preclusão, isso só acontece se o titular da marca, após a reação insatisfatória do adversário, não desistir de sua resistência à violação de seus direitos de marca e continuar a usar seus recursos legais para fazer valer suas alegações de marca.
A jurisprudência do TJUE mostra que os titulares de marcas devem se opor ativamente à violação de seus direitos de marca. Uma notificação extrajudicial nem sempre será suficiente.
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