Julgamento do LG Hamburgo de 19.07.2024 – Ref.: 327 O 195/23
Quem deseja proteger sua marca, não deve demorar muito para registrá-la. Caso contrário, outra pessoa pode antecipar-se com o pedido de registro. Também pode ocorrer que duas partes registrem seu direito de marca sobre um produto no mesmo dia. O Tribunal Regional de Hamburgo teve que decidir em um caso tão incomum a quem pertencem os direitos de marca em um registro no mesmo dia (Ref.: 327 O 195/23).
O princípio “quem chega primeiro, leva” é aplicável também, em essência, ao direito de marcas. De acordo com o § 6 da Lei de Marcas (MarkenG), pode reivindicar proteção aquele que registrar a marca primeiro. O dia do registro ou o dia de prioridade é decisivo, conforme explica o escritório de advocacia MTR Legal Rechtsanwälte, que, entre outros, presta consultoria em direito de propriedade intelectual e portanto também em direito de marcas. Isso demonstra que não se deve esperar muito para efetuar o registro de uma marca.
Registro de uma marca no mesmo dia
É mais difícil a decisão de quem pode reivindicar proteção de marca quando as partes efetuaram o registro no mesmo dia. Essa situação rara foi apresentada no procedimento no Tribunal Regional de Hamburgo. Aqui, um jornal americano processou um vendedor de quebra-cabeças e jogos da Alemanha por supostas infrações de direitos de marca.
Ambas as partes registraram direitos de marca para um popular jogo online. O residente de Hamburgo registrou uma marca verbal no Escritório Alemão de Patentes e Marcas (DPMA). No mesmo dia, o jornal também registrou direitos sobre o jogo – porém não no DPMA, mas como uma marca da União no Escritório de Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO). Como a empresa americana registrou os direitos de marca não apenas para a Alemanha, mas para o território da União Europeia, sustentou que seu direito de marca era mais significativo e por isso processou a empresa de Hamburgo por cessação e indenização.
Tribunal não vê registro de má-fé
Na argumentação, a empresa americana declarou que o registro de marca no DPMA só ocorreu para que a editora americana não pudesse se estabelecer no mercado alemão. No entanto, isso não foi aceito pelo LG Hamburgo. Um chamado registro de má-fé pode, obviamente, impedir o direito de marca, mas o reclamante deve ser capaz de provar tal alegação. Isso, segundo o LG Hamburgo, a editora americana não conseguiu.
Caso contrário, no direito de marcas, aplica-se o princípio da prioridade. Isso significa que a proteção da marca mais antiga prevalece sobre uma marca mais recente. Como as partes no caso atual registraram a marca no mesmo dia e o horário não é considerado, não foi possível estabelecer uma precedência. O LG Hamburgo decidiu, portanto, com julgamento de 19 de julho de 2024, que nenhuma das partes poderia reivindicar algo contra a outra. De acordo com o § 6 Abs. 4 MarkenG, os direitos em um registro de marca no mesmo dia são iguais e não geram reivindicações mútuas. No entanto, o julgamento do LG Hamburgo ainda não é definitivo.
Registrar direitos de marca antecipadamente
Após a decisão do LG Hamburgo, ambas as partes podem continuar comercializando o jogo por enquanto. O residente de Hamburgo gostaria de distribuir o jogo de quebra-cabeça na Europa junto com a editora americana, segundo relatos da mídia. No entanto, parece que a editora não estava interessada.
O inventor do jogo inicialmente disponibilizou-o gratuitamente para os usuários em seu site. O jogo rapidamente se tornou muito popular. Assim, a editora americana percebeu e comprou os direitos do jogo de quebra-cabeça do inventor em 2021 por cerca de 1,2 milhões de dólares. O registro de marca no EUIPO só ocorreu em 1º de fevereiro de 2022.
O caso mostra que é importante registrar direitos de marca o quanto antes. Isso pode ser feito de diferentes maneiras, dependendo de quanto você quer que a proteção da marca se estenda. Se os direitos de marca devem ser protegidos apenas na Alemanha, o registro no Escritório Alemão de Patentes e Marcas (DPMA) é suficiente. Se a proteção deve ser estendida ao território da UE, um registro como marca da União no EUIPO é necessário. Para proteção de marca além das fronteiras da UE, a marca pode ser depositada na Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO) na Suíça.
MTR Legal Rechtsanwälte presta consultoria no registro de marcas e em outras questões do direito de marcas.
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