Jeśli właściciel praw do znaku towarowego przez lata toleruje naruszenia praw do znaku towarowego, może utracić swoje prawo do ochrony znaku. Tak zadecydował Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrokiem z 19 maja 2022 r. (Sygn. C-466/20).
Ponieważ znaki mają dużą wartość, ważne jest, aby je zarejestrować i chronić przed nadużyciem przez osoby trzecie. Jeśli jednak właściciel znaku towarowego toleruje naruszenia swojego zarejestrowanego znaku przez pięć lat, nie podejmując środków prawnych przeciwko temu, może utracić swoje prawa do znaku, wyjaśnia kancelaria gospodarcza MTR Rechtsanwälte.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej już w 2011 r. orzekł, że złożenie wniosku administracyjnego lub sądowego przeciwko naruszeniu znaku kończy tolerancję i zapobiega także utracie praw. W swoim najnowszym orzeczeniu TSUE jednak wyjaśnił, że wezwanie do zaniechania nie kończy okresu utraty praw, jeśli adresat wezwania mu nie odpowiada, a właściciel znaku nie podejmuje dalszych kroków prawnych w celu egzekwowania swoich praw do znaku.
W rozpatrywanej sprawie powódka zarejestrowała znak słowny Unii w 2005 roku. Trzy lata później inna firma zgłosiła rejestrację znaku graficznego z bardzo podobnym elementem słownym, którego pisownia różniła się tylko nieznacznie. Powódka bezskutecznie wezwała do zaniechania użycia spornego znaku w 2009 roku. Pod koniec 2012 roku wniosła pozew do sądu okręgowego Nürnberg-Fürth, który jednak mógł zostać doręczony dopiero w 2014 roku, ponieważ powódka nie wpłaciła zaliczki na koszty sądowe. Sąd uznał roszczenia pozwu za utracone.
Sprawa ostatecznie trafiła przed Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Niemczech, który złożył wniosek o opinię prejudycjalną do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. TSUE miał wyjaśnić, jakie wymogi są stawiane dla zakończenia tolerowania naruszenia znaku towarowego.
Nawet jeśli powódka wezwała do zaniechania naruszenia praw do znaku, to w tym przypadku nie wystarczyło, aby zapobiec utracie roszczenia, co wyjaśnił TSUE. Wezwanie do zaniechania może wprawdzie przerwać okres utraty praw, ale tylko wtedy, gdy właściciel znaku nie rezygnuje ze swojego oporu wobec naruszenia swoich praw do znaku w obliczu niezadowalającej reakcji przeciwnika i nadal korzysta z dostępnych mu prawnych możliwości, aby dochodzić swoich roszczeń z tytułu prawa do znaku.
Orzecznictwo TSUE pokazuje, że właściciele znaków muszą aktywnie przeciwdziałać naruszeniom ich praw do znaków towarowych. Częstokroć samo wezwanie do zaniechania może nie wystarczyć.
Doświadczeni w prawie znaków towarowych prawnicy doradzają.
