Wyrok Sądu Okręgowego w Hamburgu z dnia 19.07.2024 – Sygn. akt: 327 O 195/23
Kto chce chronić swoją markę, nie powinien zbyt długo zwlekać z jej rejestracją. Inaczej może się zdarzyć, że ktoś inny uprzedzi go ze zgłoszeniem. Może się również zdarzyć, że dwie strony zgłoszą swoje prawa do marki tego samego dnia. Sąd Okręgowy w Hamburgu musiał teraz rozstrzygnąć w takim nietypowym przypadku, komu przysługują prawa do marki przy zgłoszeniu tego samego dnia (Sygn. akt: 327 O 195/23).
Zasada „kto pierwszy ten lepszy” obowiązuje także w prawie znaków towarowych. Zgodnie z § 6 ustawy o znakach towarowych (MarkenG) ochrona marki przysługuje temu, kto pierwszy zgłosił znak. Kluczowy jest dzień zgłoszenia lub dzień priorytetu, jak wyjaśnia kancelaria MTR Legal Rechtsanwälte, która doradza m.in. w sprawach z dziedziny prawa własności intelektualnej, w tym prawa znaków towarowych. To pokazuje, że z zgłoszeniem marki nie należy zbyt długo zwlekać.
Zgłoszenie marki tego samego dnia
Trudniej jest podjąć decyzję, kto może ubiegać się o ochronę marki, gdy strony dokonały zgłoszenia tego samego dnia. Taka rzadka sytuacja wyjściowa miała miejsce w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Hamburgu. Tutaj amerykańska gazeta pozwała niemieckiego sprzedawcę zagadek i gier z powodu domniemanego naruszenia praw do znaków towarowych.
Obie strony zgłosiły prawa do marki dla popularnej gry online. Mieszkaniec Hamburga zgłosił słowo jako znak towarowy w Niemieckim Urzędzie Patentowym i Znaków Towarowych (DPMA). Tego samego dnia gazeta zgłosiła prawa do marki dla gry – jednak nie w DPMA, lecz jako znak towarowy Unii Europejskiej w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Ponieważ amerykańska firma zgłosiła prawa do marki nie tylko dla Niemiec, ale także dla terytorium Unii Europejskiej, argumentowała, że jej prawo do marki ma większe znaczenie i pozwała z tego powodu hamburską firmę o zaniechanie i odszkodowanie.
Sąd nie widzi zgłoszenia w złej wierze
W argumentacji amerykańska firma stwierdziła, że zgłoszenie znaku towarowego w DMPA miało miejsce tylko po to, aby amerykański wydawca nie mógł ugruntować się na niemieckim rynku. Jednakże Sąd Okręgowy w Hamburgu nie uznał tego argumentu. Tzw. zgłoszenie w złej wierze może faktycznie utrudniać uzyskanie prawa do znaku, ale powód musi potrafić udowodnić takie twierdzenie. Zdaniem Sądu Okręgowego w Hamburgu wydawcy amerykańskiemu nie udało się tego dowieść.
W przeciwnym razie w prawie znaków towarowych obowiązuje zasada priorytetu. Oznacza to, że ochrona marki starszej ma pierwszeństwo przed młodszą marką. Ponieważ strony w niniejszym przypadku złożyły zgłoszenia tego samego dnia i nie uwzględnia się godziny, nie można było stwierdzić żadnego pierwszeństwa. Sąd Okręgowy w Hamburgu orzekł zatem wyrokiem z dnia 19 lipca 2024 r., że żadna ze stron nie może dochodzić roszczeń wobec drugiej. Zgodnie z § 6 ust. 4 MarkenG prawa przy zgłoszeniu znaku tego samego dnia są równorzędne i nie uzasadniają żadnych roszczeń wobec siebie. Wyrok Sądu Okręgowego w Hamburgu nie jest jednak jeszcze prawomocny.
Wczesna rejestracja praw do marki
Po decyzji Sądu Okręgowego w Hamburgu obie strony mogą na razie nadal sprzedawać grę. Według doniesień medialnych mieszkaniec Hamburga ochoczo współpracowałby z amerykańskim wydawcą przy dystrybucji w Europie. Jednakże wydaje się, że nie był on tym zainteresowany.
Twórca gry początkowo udostępnił ją bezpłatnie na swojej stronie internetowej dla użytkowników. Gra szybko stała się bardzo popularna. To również przyciągnęło uwagę amerykańskiego wydawcy, który kupił od twórcy prawa do gry w łamigłówki w 2021 roku za około 1,2 miliona dolarów. Zgłoszenie znaku towarowego w EUIPO nastąpiło dopiero 1 lutego 2022 roku.
Przypadek ten pokazuje, że ważne jest, aby rejestrować prawa do marki jak najwcześniej. Może to się odbywać na różne sposoby, w zależności od tego, jak daleko ma sięgać ochrona marki. Jeśli prawa do marki mają być chronione tylko w Niemczech, zgłoszenie w Niemieckim Urzędzie Patentowym i Znaków Towarowych (DPMA) jest wystarczające. Jeśli ochrona ma obejmować obszar UE, konieczne jest zgłoszenie jako znak towarowy Unii Europejskiej w EUIPO. W przypadku ochrony znaków towarowych poza granicami UE znak można zarejestrować w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Szwajcarii.
MTR Legal Rechtsanwälte doradza w kwestiach zgłoszeń znaków towarowych oraz innych kwestiach z zakresu prawa znaków towarowych.
Zapraszamy do kontaktu z nami!
