Bundesgerichtshof bevestigt merkbescherming van de vierkante verpakking van Ritter Sport
De Bundesgerichtshof (BGH) heeft op 23 juli 2020 een baanbrekend besluit (zaaknr. I ZB 42/19 en I ZB 43/19) genomen over de merkrechtelijke beschermbaarheid van productvormen. Centraal in deze beslissing stond de beroemde vierkante verpakking van de chocoladefabrikant Ritter Sport, die al decennia lang met de slogan “Quadratisch. Praktisch. Gut.” voor zijn producten reclame maakt. Gedaagd was concurrent Milka, die de nietigheid van de betreffende merkaanmeldingen had ingeroepen. De beslissing van de BGH heeft precedentwerking voor de beoordeling van productvormen binnen het merkenrecht en stelt belangrijke maatstaven voor ondernemingen die hun merkidentiteit via kenmerkende vormen willen beschermen.
Achtergronden van het geschil
Uitgangssituatie en betekenis van de vorm als merk
De vierkante vorm is een centraal element van de merkidentiteit van Ritter Sport en wordt door het bedrijf al sinds de jaren 1930 gebruikt. Daarmee wijkt deze bewust af van de in de branche gebruikelijke rechthoekige vormgeving van andere chocoladerepen. Ritter Sport heeft deze vorm al in 1993 en 1995 als driedimensionaal merk (zogeheten vormmerk) voor chocolade laten registreren bij het Duitse octrooi- en merkenbureau (DPMA).
Het door Mondelez International geleide bedrijf Milka maakte bezwaar dat de inschrijving van de louter geometrische vorm als driedimensionaal merk niet toelaatbaar zou zijn. De aanvrager baseerde zich daarbij op het beschermingsbeletsel volgens § 3 lid 2 MarkenG, waarin staat dat bepaalde vormen niet als merk kunnen worden beschermd, vooral wanneer de vorm door de aard van de waar zelf bepaald wordt of noodzakelijk is om een technische werking te bereiken.
Geschilpunt en procesgang
Zowel het Duitse octrooi- en merkenbureau als het Bundespatentgericht hadden zich al eerder gebogen over de vraag of de vierkante vorm voldoende herkomst aanduidt en of er een noodzaak is voor vrij gebruik van de vorm. Nadat in het verleden verschillende procedures deels anders werden beoordeeld, heeft de BGH met zijn beslissing nu een heldere maatstaf gesteld.
Juridische beoordeling en motivering van de BGH
Toetsing van absolute weigeringsgronden
Volgens de BGH faalt een merkbescherming van de vierkante vorm niet op de in § 3 lid 2 MarkenG vastgelegde absolute weigeringsgronden. De BGH beoordeelde daarbij in het bijzonder drie centrale punten:
1. Aard van de waar
De vierkante vorm wordt niet door de aard van de waar – dus de eigenschappen van chocolade – bepaald. Chocoladerepen zijn net zo goed in rechthoekige, ronde of andere vormen denkbaar en verkrijgbaar op de markt.
2. Technische noodzaak
Ook aan de tweede voorwaarde – dat de vorm uitsluitend noodzakelijk zou zijn om een technische werking te bereiken – is volgens het hof niet voldaan. De vierkante vorm is niet noodzakelijk voor de technische verwerking, opslag of transport van chocolade. Het is vooral het resultaat van een bewuste designkeuze.
3. Essentiële waarde van de vorm
Het uitsluitingscriterium heeft betrekking op vormen die het product een essentiële waarde verlenen. Ook aan dit criterium is volgens de rechters niet voldaan, want de doorslaggevende waarde van de chocolade ligt niet alleen in de vorm, maar wordt ook door andere factoren als smaak, ingrediënten en herkomst bepaald.
Resultaat
De inschrijving van de vierkante verpakking als driedimensionaal merk blijft daarmee toelaatbaar. Het standpunt van het Bundespatentgericht, dat er geen noodzaak bestaat om de vierkante basisvorm van chocoladerepen vrij te houden, werd door de BGH bevestigd.
Gevolgen voor het merkenlandschap
Betekenis voor productdesign
De uitspraak onderstreept dat het mogelijk is om merkbescherming te verkrijgen voor karakteristieke productvormen, mits aan de wettelijke vereisten wordt voldaan. Tegelijkertijd maakt de beslissing duidelijk dat merkbescherming niet bedoeld is om technische oplossingen of ontwerpen die door het productdoel noodzakelijk zijn te monopoliseren.
Gevolgen voor ondernemingen
Bedrijven die gebruikmaken van onderscheidende productvormen en deze als onderscheidingscriterium in de concurrentiestrijd inzetten, profiteren van het besluit. Voorwaarde blijft dat de vorm niet uitsluitend functioneel bepaald of technisch noodzakelijk is, en geen louter esthetische functie heeft, maar een aanwijzing voor de herkomst geeft.
Tegelijkertijd moeten concurrenten er rekening mee houden dat – zoals in het voorliggende geval – gevestigde, unieke vormen via het vormmerk ook tegen imitaties kunnen worden beschermd. De uitspraak vergroot daarmee de ruimte voor individualisering van bedrijven binnen het merkenrecht.
Samenvatting en vooruitblik
Met zijn besluit heeft de Bundesgerichtshof een duidelijk signaal afgegeven voor de erkenning van productvormen als merk, en de beschermingsmogelijkheden voor ondernemingen die investeren in bijzondere verpakkings- of productontwerpen bevestigd. Ook al vereist elke individuele procedure een zorgvuldige afweging van de beschermingsbelemmeringen, blijft overeind dat het enkele beroep op de geometrische eenvoud van een vorm niet automatisch tot uitsluiting van merkbescherming leidt.
Ondernemingen die een merkidentiteit ontwikkelen, gekenmerkt door specifieke productvormgeving, verkrijgen door deze uitspraak extra rechtszekerheid. Tegelijkertijd blijft de juridische situatie in detail complex en zijn er aanzienlijke eisen verbonden aan de afbakening tussen beschermbare en niet-beschermbare ontwerpen.
Voor verdere vragen over de industriële rechtenbescherming – in het bijzonder op het gebied van merken- en modellenrecht in internationale en nationale context – staan de Rechtsanwälte van MTR Legal u graag met advies terzijde.
