Bundesoctrooigerecht beperkt merkbescherming voor Nespresso-koffiecapsule – gevolgen voor de industriële eigendom
Het Bundespatentgericht (BPatG) heeft met besluit van 20 december 2017 (zaaknr.: 25 W (pat) 112/14) een richtinggevende beslissing genomen in de context van de merkrechtelijke bescherming van technische productvormen. In het geschil stond de driedimensionale vormgeving van de bekende Nespresso-koffiecapsule centraal. Het vonnis leidde ertoe dat de merkbescherming van deze bijzondere productvorm deels werd opgeheven. Deze beslissing werpt niet alleen licht op de afbakening tussen het merkenrecht en andere beschermingsrechten, zoals het octrooirecht en het designrecht, maar is ook van aanzienlijk belang voor marktdeelnemers in de consumptiegoederensector.
Achtergrond van de procedure
De merkeigenaar had voor haar Nespresso-capsules merkrechtelijke bescherming als driedimensionaal merk verkregen bij het Duitse Octrooi- en Merkenbureau (DPMA). De kern van de merkregistratie was de kenmerkende vorm van de aluminium capsule, zoals die wordt gebruikt in Nespresso-koffiemachines. De registratie werd gemotiveerd met de bijzondere vormgeving van de capsule, die zich van andere producten op de markt onderscheidde.
Een concurrent diende daarop een verzoek tot doorhaling van het merk in. Hij voerde aan dat de vorm van de capsule uitsluitend technisch bepaald was en daarmee van merkbescherming volgens § 3 lid 2 MarkenG was uitgesloten. Volgens deze bepaling zijn tekens niet beschermingswaardig als zij uitsluitend door de technische functie van de waar bepaald zijn.
Beslissing van het Bundespatentgericht
Het Bundespatentgericht oordeelde dat de beschermingsomvang van het merk in wezenlijke delen moest worden beperkt. Weliswaar kan een productvorm in beginsel merkbescherming genieten, maar dit vereist dat de vormgevingskenmerken niet uitsluitend door de technische functie zijn bepaald. In dit geval stelden de rechters vast dat de vorm en opbouw van de Nespresso-capsule vooral gericht zijn op compatibiliteit met de betreffende koffiemachines. De vorm is daarmee primair gevolg van technische eisen en voldoet niet aan de vereisten van merkrechtelijk onderscheidend vermogen.
Desondanks maakte de rechtbank duidelijk dat niet elke vormgeving die een functioneel doel dient, per definitie is uitgesloten van merkbescherming. Doorslaggevend blijft de beoordeling in elk afzonderlijk geval of, en in hoeverre, naast de technische noodzaak nog vormgevingsvrijheid bestaat die tevens wijst op een herkomstaanduidende functie. In het geval van de Nespresso-capsule kwam het gerecht echter tot de overtuiging dat de omstreden vorm hoofdzakelijk door technische vereisten is bepaald en daarom van merkbescherming is uitgesloten.
Gevolgen voor het merkenrecht en productvormgeving
Afbakening van beschermingsrechten
De beslissing onderstreept de duidelijke scheiding tussen de beschermingsgebieden van het merkenrecht, octrooirecht en designrecht. Terwijl het merkenrecht dient voor de bescherming van de herkomstaanduidende functie, waarborgen octrooien en modellen respectievelijk de technische innovatie en de esthetische vormgeving. Het weigeren van merkbescherming voor functioneel bepaalde productvormen moet waarborgen dat fundamentele technische oplossingen niet door een praktisch onbeperkte merkbescherming kunnen worden gemonopoliseerd.
Gevolgen voor bedrijven en de concurrentie
Voor ondernemingen in technologiegedreven markten is deze uitspraak van groot belang. Fabrikanten die bepaalde productvormen willen gebruiken, die door hun technische functie bepaald zijn, verkrijgen door de duidelijke lijn van het BPatG meer rechtszekerheid. Andersom worden fabrikanten gestimuleerd om creatieve vormgevingen te ontwikkelen die zich niet alleen door technische kenmerken, maar ook door zelfstandige, herkomstaanduidende elementen onderscheiden om volledige merkbescherming te verkrijgen.
Voor de concurrentie en marktdeelnemers in het segment van systeemproducten – zoals compatibele koffiecapsules van andere aanbieders – kan de beslissing worden gezien als stimulans voor meer markttoetreding en minder marktbeperkingen. Tegelijkertijd blijft het risico van geschillen over de afbakening van de beschermingsrechten bestaan, omdat steeds in elk individueel geval moet worden beoordeeld of de vormgevingsvrijheid voldoet aan de eisen voor merkbescherming.
Praktisch belang en vooruitblik
Het vonnis is een belangrijk voorbeeld van de voortdurende ontwikkeling van de rechtspraak rond de merkbescherming van technische productvormen. Het laat zien dat een eerder monopolie uit aflopende octrooien of gebruiksmodellen niet willekeurig via het merkenrecht verlengd kan worden – een aspect dat zowel voor innovatiegedreven ondernemingen als voor imitatiestrategieën van wezenlijk strategisch belang is.
Aangezien rechtsmiddelen tegen deze beslissing in principe zijn toegestaan en uitspraken van hogere rechters, bijvoorbeeld door het Bundesgerichtshof, in soortgelijke gevallen kunnen volgen, moet de toekomstige ontwikkeling nauwlettend worden gevolgd.
Let op
Er dient op te worden gelet dat de hier weergegeven informatie is gebaseerd op het gepubliceerde besluit van het Bundespatentgericht (vindplaats: BPatG, 25 W (pat) 112/14) en betrekking heeft op de in elk specifiek geval vastgestelde omstandigheden. Vervolgvragen en juridische beoordelingen moeten altijd bekeken worden in het licht van de specifieke situatie en de actuele rechtspositie.
Wie met vergelijkbare vragen omtrent het merkenrecht wordt geconfronteerd, kan desgewenst contact opnemen met de advocaten van MTR Legal Rechtsanwalt om de individuele juridische randvoorwaarden te laten toetsen.
