Uitspraak van de LG Hamburg van 19.07.2024 – Az.: 327 O 195/23
Wie zijn merk wil beschermen, moet niet te lang wachten met de registratie. Anders kan een ander hem voor zijn met de merkregistratie. Het kan ook voorkomen dat twee partijen op dezelfde dag hun merkrecht op een product laten registreren. Het landgericht Hamburg moest nu in zo’n ongebruikelijk geval beslissen wie de merkrechten heeft bij een registratie op dezelfde dag (Az.: 327 O 195/23).
Het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ geldt in wezen ook in het merkenrecht. Volgens § 6 Markengesetz (MarkenG) kan degene die het merk als eerste heeft aangemeld, aanspraak maken op merkbescherming. De aanmelddatum of de prioriteitsdatum is doorslaggevend, aldus het advocatenkantoor MTR Legal Rechtsanwälte, dat onder andere adviseert op het gebied van intellectueel eigendomsrecht en daarmee ook merkenrecht. Dit toont aan dat niet te lang gewacht moet worden met de aanmelding van een merk.
Registratie van een merk op dezelfde dag
Het is moeilijker te beslissen wie aanspraak kan maken op merkbescherming wanneer de partijen de registratie op dezelfde dag hebben verricht. Deze zeldzame uitgangspositie deed zich voor in de zaak voor het landgericht Hamburg. Hier had een Amerikaanse krant een rechtszaak aangespannen tegen een puzzel- en spellenverkoper uit Duitsland wegens vermeende merkinbreuken.
Beide partijen hadden merkrechten voor een populair online spel laten registreren. De Hamburgse partij had een woordmerk laten registreren bij het Duitse octrooi- en merkenbureau (DPMA). Op dezelfde dag had de krant echter ook merkrechten voor het spel laten registreren – maar niet bij de DPMA, maar als een Uniemerk bij het bureau van de Europese Unie voor intellectueel eigendom (EUIPO). Omdat het Amerikaanse bedrijf de merkrechten niet alleen voor Duitsland, maar voor het grondgebied van de Europese Unie had laten registreren, was het van mening dat zijn merkrecht zwaarder woog en daarom een rechtszaak aanspande tegen het Hamburgse bedrijf voor een verbod en schadevergoeding.
Rechtbank ziet geen te kwader trouw registratie
Het Amerikaanse bedrijf voerde als argument aan dat de merkaanmelding bij de DMPA alleen was gedaan opdat de Amerikaanse uitgever zich niet op de Duitse markt kon vestigen. Maar dat redde het niet bij de LG Hamburg. Een zogenaamde te kwader trouw registratie kan weliswaar het merkrecht in de weg staan, maar de eiser moet een dergelijke bewering ook kunnen bewijzen. Volgens het LG Hamburg is dat de Amerikaanse uitgeverij niet gelukt.
Verder geldt in het merkenrecht het prioriteitsprincipe. Dit betekent dat de merkbescherming van een reeds bestaand merk voorrang heeft boven een jonger merk. Aangezien de partijen in dit geval de merkregistratie op dezelfde dag hebben verricht en de tijd niet werd meegenomen, kon hier geen prioriteit worden vastgesteld. Daarom besloot de LG Hamburg in haar uitspraak van 19 juli 2024 dat geen van beide partijen aanspraak kon maken tegen de andere. Volgens § 6 Abs. 4 MarkenG zijn de rechten bij een merkregistratie op dezelfde dag gelijkwaardig en vormen ze geen aanspraken tegen elkaar. Het vonnis van de LG Hamburg is echter nog niet definitief.
Merkrechten vroegtijdig laten registreren
Na de uitspraak van de LG Hamburg mogen beide partijen het spel voorlopig blijven vermarkten. De Hamburgse partij had het raadselspel volgens mediaberichten ook graag samen met de Amerikaanse uitgever in Europa gedistribueerd. Maar daar leek deze geen belangstelling voor te hebben.
De bedenker van het spel had het aanvankelijk gratis ter beschikking gesteld op zijn website voor gebruikers. Het spel werd al snel zeer populair. Zo werd ook de Amerikaanse uitgeverij opmerkzaam en kocht in 2021 de rechten van de bedenker voor ongeveer 1,2 miljoen Amerikaanse dollar. De merkregistratie bij de EUIPO vond pas plaats op 1 februari 2022.
De zaak laat zien dat het belangrijk is om merkrechten vroegtijdig te laten registreren. Dit kan op verschillende manieren, afhankelijk van hoever de merkbescherming moet reiken. Als de merkrechten alleen in Duitsland moeten worden beschermd, volstaat een registratie bij het Duitse octrooi- en merkenbureau (DPMA). Indien de bescherming op het grondgebied van de EU moet worden uitgebreid, is een registratie als Uniemerk bij de EUIPO noodzakelijk. Voor merkbescherming buiten de grenzen van de EU kan het merk bij de World Intellectual Property Organization (WIPO) in Zwitserland worden gedeponeerd.
MTR Legal Rechtsanwälte adviseren bij de merkregistratie en andere vragen van merkenrecht.
Neem gerust contact met ons op!
