Tolereert de merkeigenaar jarenlang merkinbreuken, dan kan hij zijn recht op bescherming van de merk verliezen. Dit heeft het HvJ-EU beslist met een uitspraak van 19 mei 2022 (Zaak C-466/20).
Omdat merken een hoge waarde vertegenwoordigen, is het belangrijk om ze te registreren en te beschermen tegen misbruik door derden. Maar wie merkinbreuken op zijn geregistreerde merk gedurende vijf jaar duldt zonder juridische acties te ondernemen, kan zijn merkrecht verliezen, legt het advocatenkantoor MTR Legal uit.
Het HvJ-EU had al in 2011 beslist dat het indienen van een administratief of gerechtelijk beroep tegen de merkinbreuk de tolerantie beëindigt en ook het verlies voorkomt. In zijn huidige uitspraak heeft het HvJ-EU echter verduidelijkt dat een waarschuwing de vervaltermijn niet beëindigt als de geadresseerde hier geen gehoor aan geeft en de merkeigenaar geen verdere juridische stappen onderneemt om zijn merkrecht af te dwingen.
De eiseres had in het onderliggende geval in 2005 een Unie-woordmerk laten registreren. Drie jaar later registreerde een ander bedrijf een beeldmerk met een zeer vergelijkbaar woordelement dat slechts licht verschilde in de spelling. De eiseres waarschuwde de tegenpartij in 2009 zonder succes voor het gebruik van het tegenmerk. Eind 2012 diende zij een verbodsklacht in bij de rechtbank Neurenberg-Fürth, maar deze kon pas in 2014 worden bezorgd, omdat de eiseres de voorschot op de gerechtskosten niet had betaald. De rechtbanken beschouwden de vorderingen als vervallen.
De zaak belandde uiteindelijk bij de BGH en deze legde het voor aan het Europese Hof van Justitie. Het HvJ-EU moest verduidelijken welke eisen worden gesteld aan het beëindigen van de tolerantie van een merkinbreuk.
Ook al had de eiseres de merkinbreuk gewaarschuwd, toch was dit hier niet voldoende om het verlies van de vordering te voorkomen, stelde het HvJ-EU duidelijk. Door de waarschuwing kon de vervaltermijn weliswaar worden onderbroken, maar alleen als de merkeigenaar na de onbevredigende reactie van de tegenpartij zijn verzet tegen de inbreuk op zijn merkrecht niet opgeeft en verder zijn juridische mogelijkheden gebruikt om zijn merkrechtelijke vorderingen af te dwingen.
De jurisprudentie van het HvJ-EU laat zien dat merkeigenaren actief moeten optreden tegen inbreuk op hun merkrechten. Een waarschuwing zal daar niet altijd voldoende zijn.
In merkenrecht ervaren advocaten adviseren.
