Verzoek om nietigverklaring van een 3D-merk afgewezen – Az. T-298/22
De vorm van de figuren van een bekende speelgoedfabrikant blijft beschermd door het merkenrecht volgens een besluit van het Gerecht van de Europese Unie (EuG) van 6 december 2023 (Az.: T-298/22). Het EuG wees met het vonnis het verzoek van een concurrent tot nietigverklaring van het merk af.
Het design en de vorm van een product kunnen voor de consument een hoge herkenningswaarde hebben. Daarom is het voor fabrikanten belangrijk om de vorm van een product door registratie als merk te beschermen. In principe kan ook het uiterlijk van een product of delen daarvan door het merkenrecht worden beschermd. Voorwaarde voor de registratie als merk is echter dat de vorm niet nodig is om een technische werking te bereiken, aldus de economische advocaten van MTR Legal, die o.a. adviseren op het gebied van IP-recht en merkenrecht.
Technische noodzaak van de vorm
Het ging ook in de rechtszaak die voor het Gerecht van de Europese Unie werd gebracht over de technische noodzaak van de vorm van de speelgoedsfiguren. De fabrikant van de speelgoedsfiguren had de vorm van de figuren geregistreerd als driedimensionaal Uniemerk. Een concurrent vond deze merkinschrijving ongeldig en vroeg daarom bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) om de schrapping van het merk – zonder succes.
Vervolgens ging de concurrent naar het EuG en vroeg om de ingeschreven merk nietig te verklaren. Hij motiveerde zijn verzoek om nietigverklaring met de stelling dat de vorm van de figuren met steeksystemen alleen dient om een technische functie te vervullen en gekoppeld te kunnen worden met andere speelblokken. Daarom zou het merk niet geregistreerd kunnen worden.
EuG bevestigt andere essentiële kenmerken
De doorslaggevende vraag voor het EuG was of de vorm nu uitsluitend een technische functie dient en dan inderdaad niet registreerbaar zou zijn, of dat de vorm ook andere essentiële kenmerken vertoont die niet nodig zijn voor het bereiken van een technisch doel. Het laatste werd door het EuG bevestigd.
Het gerecht erkende weliswaar dat de figuren over een bepaald steeksysteem beschikken om compatibel te zijn met andere speelblokken van de fabrikant en merkeigenaar. Deze technische functie is echter niet het enige doel van de vorm. Tot de essentiële kenmerken van de figuren behoren volgens het EuG ook fantasierijke en decoratieve elementen die verder gingen dan de pure functionaliteit. Zo kunnen de figuren ook een andere dan hun typische vorm hebben en toch dezelfde functionaliteit vertonen. De vorm is daarom meer een expressie van de creatieve vrijheid van de fabrikant, aldus het EuG verder.
Omdat de figuren dus ten minste één essentieel kenmerk vertonen dat verder gaat dan de pure technische functie, is een registratie als 3D-merk mogelijk. Daarmee bevestigde het EuG de inschatting van het EUIPO en wees het verzoek om nietigverklaring af.
Pure technische functie is niet beschermd
Het EuG voerde verder aan dat de registratie als Uniemerk ook niet zou leiden tot een monopoliepositie van de aangeklaagde fabrikant. Andere bedrijven staan vrij om figuren te ontwikkelen die compatibel zijn met het steeksysteem. Want de pure technische functie en dus het steeksysteem kan niet beschermd worden door het merkenrecht. De speelgoedsfiguren van andere fabrikanten moeten natuurlijk visueel voldoende verschillen, zodat er geen inbreuk is op het bestaande merkenrecht. Want de karakteristieke vorm van de speelgoedsfiguren is beschermd door het merkenrecht, aldus het EuG.
Naast 3D-merken kunnen ook o.a. woordmerken, beeldmerken, woord-/beeldmerken, kleurmerken of klankmerken door registratie beschermd worden. Door de registratie heeft de houder het exclusieve gebruiksrecht van het merk. Voorwaarde voor registratie als merk is altijd dat er geen hindernis voor bescherming bestaat en het merk over voldoende onderscheidend vermogen beschikt. Vooral het gevaar voor verwarring met reeds bestaande merken is een veelvoorkomend twistpunt in het merkenrecht.
MTR Legal beschikt over jarenlange ervaring in IP-recht en merkenrecht en ondersteunt u zowel bij de registratie van een merk, als bij de handhaving van de merkenrechten of de afweer van ongegronde aanspraken.
Neem gerust contact met ons op!
