Dom fra LG Hamburg av 19.07.2024 – Az.: 327 O 195/23
De som ønsker å beskytte sitt varemerke, bør ikke vente for lenge med registreringen. Ellers kan noen andre komme dem i forkjøpet med varemerkesøknaden. Det kan også skje at to parter registrerer sin rett til et varemerke for et produkt på samme dag. Landretten i Hamburg måtte nå avgjøre i en slik uvanlig sak, hvem som har rettighetene til varemerket når registreringen skjer på samme dag (Az.: 327 O 195/23).
Prinsippet «førstemann til mølla» gjelder i stor grad også i varemerkerett. Ifølge § 6 Varemerkeloven (MarkenG) kan den som først har registrert varemerket, kreve varemerkebeskyttelse. Det avgjørende er registreringsdagen eller prioriteringsdagen, ifølge advokatfirmaet MTR Legal Rechtsanwälte, som blant annet rådgir innen IP-rett, og dermed også varemerkerett. Dette viser at man ikke bør vente for lenge med å registrere et varemerke.
Registrering av et varemerke på samme dag
Det er mer komplisert å avgjøre hvem som kan kreve varemerkebeskyttelse når partene har utført registreringen på samme dag. Denne sjeldne situasjonen lå til grunn i saken ved Landretten i Hamburg. En amerikansk avis hadde saksøkt en gåte- og spillforhandler fra Tyskland på grunn av påståtte brudd på varemerkerett.
Begge parter hadde registrert varemerkerettigheter for et populært nettspill. Hamburgeren hadde registrert et ordmerke hos det tyske patent- og varemerkekontoret (DPMA). På samme dag hadde avisen også registrert rettigheter til spillet – men ikke hos DPMA, men som et unionsmerke hos den europeiske unions kontor for intellektuell eiendom (EUIPO). Siden det amerikanske selskapet registrerte varemerkerettighetene ikke kun for Tyskland, men for Den europeiske unions territorium, mente det at deres varemerkets verdi var tyngre og saksøkte derfor det hamburgske selskapet for forbud og erstatning.
Retten ser ingen ond tro-registrering
Som argumentasjon hevdet det amerikanske selskapet at varemerkeregistreringen hos DPMA kun ble utført for å hindre at den amerikanske forleggeren kunne etablere seg på det tyske markedet. Men dette førte ikke frem ved LG Hamburg. En såkalt ond tro-registrering kan nok stå i veien for varemerket, men saksøker må også kunne bevise en slik påstand. Dette klarte ikke den amerikanske forleggeren ifølge LG Hamburg.
Ellers gjelder prioriteringsprinsippet i varemerkerett. Det betyr at et eldre varemerke har forrang foran et yngre varemerke. Siden partene i den foreliggende saken hadde utført varemerkeregistreringen på samme dag, og tidspunktet ikke blir tatt hensyn til, kunne ingen forrang fastslås her. LG Hamburg besluttet derfor med dom av 19. juli 2024 at ingen av partene kunne gjøre krav mot den andre. I henhold til § 6 stk. 4 MarkenG er rettighetene ved en varemerkeregistrering på samme dag likestilte og utgjør ingen krav mot hverandre. Dommen fra LG Hamburg er imidlertid ennå ikke rettskraftig.
La varemerkerettigheter bli registrert tidlig
Etter LG Hamburgs beslutning får begge parter fortsette å markedsføre spillet inntil videre. Hamburgeren ville ifølge medieoppslag også gjerne ha distribuert gåtespillet i Europa sammen med den amerikanske forleggeren. Men det hadde denne angivelig ikke interesse i.
Oppfinneren av spillet hadde opprinnelig gjort det tilgjengelig gratis for brukere på nettsiden sin. Dermed ble spillet raskt populært. Slik ble også den amerikanske forleggeren oppmerksom, og kjøpte oppfinneren rettighetene til gåtespillet i 2021 for rundt 1,2 millioner amerikanske dollar. Registreringen som varemerke hos EUIPO skjedde først 1. februar 2022.
Saken viser at det er viktig å la varemerkerettigheter bli registrert tidlig. Dette kan skje på ulike måter, avhengig av hvor omfattende varemerkebeskyttelsen skal være. Skal varemerkerettighetene kun beskyttes i Tyskland, er registreringen hos det tyske patent- og varemerkekontoret (DPMA) tilstrekkelig. Hvis beskyttelsen skal utvides til Den europeiske union, er en registrering som et unionsmerke hos EUIPO nødvendig. Ved varemerkebeskyttelse utover EUs grenser, kan merket deponeres hos Verdensorganisasjonen for intellektuell eiendom (WIPO) i Sveits.
MTR Legal Rechtsanwälte rådgir ved registrering av varemerker og andre spørsmål innenfor varemerkerett.
Ta gjerne kontakt med oss!
