Hvis innehaveren av en varemerkeregistrering tolererer varemerkekrenkelser i årevis, kan han miste kravet på beskyttelse av varemerket. Dette ble avgjort av EU-domstolen i en dom datert 19. mai 2022 (C-466/20).
Siden varemerker utgjør en høy verdi, er det viktig å få dem registrert og beskytte dem mot misbruk fra tredjeparter. Men hvis man godtar krenkelser av sitt registrerte varemerke i mer enn fem år uten å ta rettslige skritt, kan man miste sine varemerkerettigheter, forklarer advokatfirmaet MTR Legal.
EU-domstolen bestemte allerede i 2011 at vedtak av et administrativt eller rettslig rettsmiddel mot varemerkekrenkelsen avslutter toleransen og også forhindrer tap av rettigheter. I sin nåværende dom understreket EU-domstolen imidlertid at en advarsel ikke avslutter foreldelsesfristen hvis adressaten ikke handler på denne, og varemerkeinnehaveren ikke tar ytterligere rettslige skritt for å håndheve sine varemerkerettigheter.
I det foreliggende tilfellet hadde saksøker registrert et unionsordmerke i 2005. Tre år senere registrerte et annet selskap et figurmott merke med et svært likt ord, som bare var litt forskjellig i stavemåten. Saksøker forsøkte forgjeves i 2009 å stoppe bruken av motpartens merke. I slutten av 2012 leverte hun inn en begjæring om midlertidig forføyning ved Nürnberg-Fürth landrett, men denne kunne ikke meddeles før i 2014 fordi saksøker ikke hadde betalt rettsgebyrdeposisjonen. Domstolene anså kravene som foreldet.
Saken endte til slutt ved den føderale domstolen og denne fremmet den for EU-domstolen. EU-domstolen skulle klargjøre hvilke krav som stilles til å avslutte toleransen for en varemerkekrenkelse.
Selv om saksøker hadde advart mot varemerkekrenkelsen, var dette ikke tilstrekkelig for å forhindre foreldelse, fastslo EU-domstolen. Advarselen kan avbryte foreldelsesfristen, men bare hvis varemerkeinnehaveren etter en utilfredsstillende reaksjon fra motparten ikke gir opp sin motstand mot overtredelsen av sine varemerkerettigheter og fortsetter å benytte sine rettslige muligheter for å håndheve sine krav.
EU-domstolens rettspraksis viser at varemerkeinnehavere aktivt må motsette seg krenkelse av sine varemerkerettigheter. En advarsel er ikke alltid tilstrekkelig.
Erfarne advokater innen varemerkerett gir rådgivning.
