Krav om annullering av et 3D-varemerke ble avvist – Referanse T-298/22
Formen til figurene fra en kjent leketøyprodusent forblir varemerkerettslig beskyttet etter en avgjørelse fra Den Europeiske Unions Domstol (ECJ) den 6. desember 2023 (Referanse: T-298/22). ECJ avviste med dommen anmodningen fra en konkurrent om ugyldighet av varemerket.
Design og form av et produkt kan ha en høy gjenkjennelsesverdi for forbrukeren. Derfor er det viktig for produsentene å beskytte formen av et produkt gjennom registrering som et varemerke. I prinsippet kan også en vares form eller deler av den beskyttes varemerkerettslig. Forutsetningen for varemerkeregistrering er imidlertid at formen ikke er nødvendig for å oppnå en teknisk funksjon, ifølge advokatfirmaet MTR Legal, som blant annet tilbyr rådgivning innen IP-rett og varemerkerett.
Teknisk nødvendighet av formen
Det var også spørsmålet om den tekniske nødvendigheten av formen til lekefigurene som ble behandlet i rettssaken som ble brakt inn for Den Europeiske Unions Domstol. Produsenten av lekefigurene hadde registrert formen av figurene som et tredimensjonalt unionsvaremerke. En konkurrent mente at denne varemerkeregistreringen var ugyldig og anmodet dermed EUIPO om sletting av varemerket – uten suksess.
Deretter gikk konkurrenten til ECJ og anmodet om at det registrerte varemerket skulle erklæres ugyldig. Han begrunnet annulleringskravet med at formen til figurene med plugg-systemer kun tjente til å oppfylle en teknisk funksjon og for å kunne kobles sammen med andre byggeklosser. Derfor var ikke varemerket registreringsdyktig.
ECJ bekrefter ytterligere vesentlige karakteristiske trekk
Det avgjørende spørsmål for ECJ var om formen nå utelukkende tjente en teknisk funksjon og da faktisk ikke var registreringsdyktig, eller om formen også hadde andre vesentlige karakteristiske trekk som ikke var nødvendige for å oppnå en teknisk funksjon. Sistnevnte ble bekreftet av ECJ.
Domstolen erkjente at figurene hadde et bestemt plugg-system for å være kompatible med andre byggeklosser fra produsenten og merkeinnehaveren. Denne tekniske funksjonen var imidlertid ikke det eneste formålet med formen. Blant de vesentlige karakteristiske trekkene til figurene inngikk også fantasifulle og dekorative elementer som gikk utover ren funksjonalitet, meddelte ECJ. Dermed kunne figurene også ha en annen enn sin typiske form, men likevel ha den samme funksjonaliteten. Formen var derfor heller et uttrykk for fabrikantens kreative frihet, fortsatte ECJ.
Siden figurene derfor har minst ett vesentlig karakteristisk trekk som går utover den rene tekniske funksjonen, var det mulig å registrere dem som et 3D-varemerke. Dermed bekreftet ECJ EUIPOs vurdering og avviste annulleringskravet.
Ren teknisk funksjon er ikke beskyttet
ECJ påpekte videre at registrering som unionsvaremerke heller ikke fører til en monopolstilling for den saksøkte produsenten. Andre selskaper er fri til å utvikle figurer som er kompatible med plugg-systemet. Fordi den rene tekniske funksjonen, og dermed plugg-systemet, kan ikke beskyttes som varemerke. Lekefigurer fra andre produsenter må naturligvis skille seg tilstrekkelig fra hverandre visuelt, for å unngå brudd på de eksisterende varemerkerettighetene. Den karakteristiske formen til lekefigurene er varemerkerettslig beskyttet, ifølge ECJ.
Ved siden av 3D-varemerker kan også blant annet ordmerker, bildemerker, ord-/bildemerker, fargemerker eller lydmerker beskyttes ved registrering. Gjennom registreringen har innehaveren eksklusiv bruksrett til varemerket. Forutsetningen for varemerkeregistrering er alltid at søknaden ikke møter noe beskyttelseshinder og at varemerket har tilstrekkelig distinkthet. Særlig risikoen for forveksling med allerede eksisterende merker er et hyppig stridspunkt i varemerkerett.
MTR Legal har lang erfaring innen IP-rett og varemerkerett og støtter deg både ved registrering av et varemerke, samt ved å ivareta varemerkerettighetene eller avvise uberettigede krav.
Ta gjerne kontakt med oss!
