Il Tribunale federale dei brevetti limita la tutela del marchio per la capsula di caffè Nespresso – Implicazioni per la tutela della proprietà industriale
Con decisione del 20 dicembre 2017 (Az.: 25 W (pat) 112/14), il Tribunale federale dei brevetti (BPatG) ha adottato un provvedimento di grande rilievo in merito alla tutela del marchio per le forme tecniche dei prodotti. Oggetto della controversia era la conformazione tridimensionale della nota capsula di caffè Nespresso. La sentenza ha portato alla revoca parziale della protezione del marchio per questa particolare forma di prodotto. La decisione getta luce non solo sulla distinzione tra diritto dei marchi e altri diritti di protezione come il diritto dei brevetti e quello dei disegni e modelli, ma riveste anche un’importante rilevanza per gli operatori del mercato nel settore dei beni di consumo.
Contesto della procedura
La titolare del marchio aveva ottenuto per le sue capsule Nespresso la registrazione come marchio tridimensionale presso l’Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi (DPMA). Elemento centrale della registrazione era la caratteristica forma della capsula in alluminio, come quella utilizzata nelle macchine da caffè Nespresso. La registrazione era motivata dalla particolare conformazione della capsula, che si distingue dagli altri prodotti presenti sul mercato.
Un concorrente ha quindi richiesto la cancellazione del marchio. A sostegno della richiesta, ha sostenuto che la forma della capsula fosse dettata esclusivamente da esigenze tecniche e quindi esclusa dalla tutela del marchio ai sensi dell’art. 3 par. 2 MarkenG. Secondo questa disposizione, non sono tutelabili come marchio i segni determinati esclusivamente dalla funzione tecnica del prodotto.
Decisione del Tribunale federale dei brevetti
Il Tribunale federale dei brevetti ha stabilito che l’estensione della protezione del marchio doveva essere limitata in misura sostanziale. In linea di principio, una forma di prodotto può beneficiare della tutela del marchio, ma ciò presuppone che le caratteristiche di forma non siano determinate esclusivamente dalla funzione tecnica. Nel caso in esame, i giudici hanno rilevato che la forma e la struttura della capsula Nespresso servono soprattutto alla compatibilità con le relative macchine da caffè. Pertanto, la conformazione risponde principalmente a esigenze tecniche e non soddisfa i requisiti della distintività richiesta per la tutela del marchio.
Tuttavia, il tribunale ha precisato che non ogni forma funzionale deve necessariamente essere esclusa dalla tutela del marchio. Resta determinante la valutazione caso per caso se e in che misura, oltre alle esigenze tecniche, sussista libertà di configurazione tale da indicare anche una funzione di indicazione di provenienza. Nel caso della capsula Nespresso, tuttavia, il tribunale è giunto alla conclusione che la forma contestata è sostanzialmente determinata da esigenze tecniche e, di conseguenza, esclusa dalla tutela del marchio.
Conseguenze per il diritto dei marchi e il design dei prodotti
Distinzione tra diritti di protezione
La decisione sottolinea la netta separazione tra le aree di tutela di marchi, brevetti e design. Mentre il diritto dei marchi tutela la funzione di indicazione dell’origine, brevetti e design proteggono rispettivamente l’innovazione tecnica e l’estetica della forma. Il rifiuto della tutela del marchio per forme di prodotto determinate da esigenze funzionali serve a evitare che soluzioni tecniche fondamentali siano monopolizzate tramite una protezione sostanzialmente illimitata nel tempo garantita dal marchio.
Implicazioni per le imprese e la concorrenza
Per le aziende che operano in mercati tecnologicamente orientati, la sentenza riveste notevole importanza. I produttori che intendono utilizzare determinate forme di prodotto legate a necessità funzionali ottengono maggiore certezza giuridica grazie alla linea chiara tracciata dal BPatG. A loro volta, i produttori sono incentivati a sviluppare configurazioni creative che non si caratterizzino solo per elementi tecnici, ma anche per elementi distintivi che indicano l’origine, al fine di ottenere la piena tutela del marchio.
Per la concorrenza e gli operatori di mercato nel settore dei prodotti di sistema – come, ad esempio, capsule di caffè compatibili di altri produttori – la decisione può essere vista come impulso a una maggiore apertura del mercato e a minori restrizioni. Permane comunque il rischio di controversie riguardanti la delimitazione dei diritti di protezione, poiché occorre sempre valutare caso per caso se la libertà di configurazione soddisfi i requisiti della tutela del marchio.
Rilevanza pratica e prospettive
La sentenza rappresenta un esempio significativo dell’evoluzione costante della giurisprudenza in materia di tutela del marchio per forme tecniche di prodotti. Sottolinea che una precedente protezione monopolistica da brevetti o modelli di utilità in scadenza non può essere prolungata arbitrariamente tramite il diritto dei marchi – un aspetto di notevole rilevanza strategica sia per le imprese orientate all’innovazione sia per i produttori di prodotti imitativi.
Poiché i rimedi legali contro tale decisione sono generalmente ammissibili e potrebbero arrivare precisazioni dalla Corte Suprema federale in casi analoghi, lo sviluppo futuro va osservato con attenzione.
Nota
Si precisa che le informazioni qui presentate si basano sulla decisione pubblicata del Tribunale federale dei brevetti (BPatG, 25 W (pat) 112/14) e si riferiscono alle risultanze determinate nel singolo caso. Ulteriori questioni giuridiche e valutazioni legali devono essere sempre considerate alla luce delle concrete circostanze e dell’attuale situazione normativa.
Chi si trova ad affrontare questioni simili in materia di diritto dei marchi può, se necessario, contattare gli avvocati di MTR Legal Rechtsanwalt per una valutazione personalizzata delle condizioni giuridiche applicabili al caso specifico.
