Mancanza di carattere distintivo: il marchio di colore deve essere cancellato
Con decisione dell’11 marzo 2025, il Tribunale Federale dei Brevetti (Bundespatentgericht) ha confermato la cancellazione del marchio di colore privo di contorni “Viola” (Pantone 2587C) per prodotti farmaceutici e inalatori a polvere. Secondo il tribunale, al marchio di colore manca il necessario carattere distintivo e, inoltre, non dispone di una sufficiente affermazione sul mercato, secondo quanto stabilito dal tribunale, numero di protocollo 25 W (pat) 29/22.
In linea di principio, anche i colori possono essere registrati come marchio. Tuttavia, il presupposto per la registrazione di un marchio è che il segno presenti il necessario carattere distintivo. Nella pratica, ciò risulta spesso difficile per i colori, poiché il consumatore solitamente non li percepisce come indicatore di un determinato fornitore o produttore, come sottolinea lo studio legale MTR Legal Rechtsanwalt , che offre consulenza, tra l’altro, in diritto dei marchi.
Il BPatG accoglie la richiesta di cancellazione del marchio
Il fatto che anche un marchio di colore registrato possa perdere la tutela del marchio lo dimostra la decisione del Tribunale Federale dei Brevetti. Nel caso specifico, un’azienda aveva fatto registrare il colore viola (Pantone 2587C) come marchio di colore astratto per prodotti farmaceutici e inalatori. Quattro anni dopo la registrazione, è stata presentata una domanda di cancellazione presso l’Ufficio Tedesco Brevetti e Marchi (DPMA), in quanto la tutelabilità del marchio veniva messa in dubbio per mancanza di capacità distintiva. Il DPMA aveva inizialmente respinto la relativa richiesta di nullità per il marchio di colore, ma il BPatG invece l’ha accolta. Ha deciso che il marchio di colore registrato doveva essere cancellato per mancanza di capacità distintiva.
A motivazione, il Tribunale Federale dei Brevetti ha sottolineato che, secondo l’art. 8 comma 2 n. 1 della MarkenG, a un marchio manca la necessaria capacità distintiva se non viene percepito dal pubblico come indicatore dell’origine aziendale dei beni o servizi. I marchi di colore astratti, che non presentano una forma o configurazione specifica, sono generalmente considerati privi di capacità distintiva poiché i consumatori normalmente non percepiscono i colori come indicatore d’origine.
Il colore non presenta carattere distintivo originario
Il BPatG ha constatato che il colore viola (Pantone 2587C) non possiede carattere distintivo originario. In generale, i colori non sono percepiti come indicatore dell’origine aziendale, ma servono piuttosto a scopi decorativi. Non risultano nel caso di specie circostanze particolari che possano conferire capacità distintiva, come, ad esempio, un mercato molto specifico o un numero limitato di prodotti, secondo quanto afferma il tribunale.
Un’eccezione è possibile se il marchio ha acquisito tutela tramite affermazione sul mercato ai sensi dell’art. 8 comma 3 MarkenG. Ciò richiede la prova che una parte significativa delle categorie di pubblico rilevanti consideri il colore come indicazione dell’origine aziendale. Tuttavia, la dimostrazione dell’affermazione sul mercato non è riuscita, secondo il BPatG . I sondaggi presentati si riferivano solo ai clienti effettivi dell’azienda e non tenevano conto dei potenziali acquirenti.
Non dimostrata l’affermazione sul mercato
Il tribunale ha sottolineato che non esistono soglie fisse a partire dalle quali un marchio può essere considerato affermato sul mercato. Piuttosto, è necessaria una valutazione complessiva di tutte le circostanze rilevanti. Nel caso di specie, non è stato possibile stabilire che una parte significativa delle categorie di pubblico rilevanti riconosca il colore viola come indicazione dell’origine aziendale dei prodotti.
La registrazione di un marchio offre al titolare numerosi vantaggi. Riceve un diritto esclusivo, cioè altri non sono più autorizzati a utilizzare il marchio. In caso di violazione del diritto sui marchi da parte di terzi, può agire legalmente. Tuttavia, la decisione del BPatG evidenzia che per la registrazione di marchi di colore astratti sono richiesti requisiti molto elevati. Se si desidera proteggere un colore come marchio, è necessario dimostrare sia il carattere distintivo originario del colore che un’affermazione sul mercato completa. Questo richiede un’attenta preparazione e una documentazione accurata al momento della registrazione di un marchio di colore astratto.
Registrare un marchio di colore è difficile, ma possibile
Anche se la registrazione di un colore come marchio si rivela difficile, non è impossibile. Esistono esempi di marchi di colore registrati con successo, ad esempio nel settore delle telecomunicazioni, delle banche, delle creme per la pelle o dei prodotti dolciari. In questi casi, i marchi hanno raggiunto l’affermazione sul mercato grazie all’elevata notorietà.
MTR Legal Rechtsanwalt vanta una grande esperienza nel diritto dei marchi e offre consulenza nella creazione di una protezione efficace del marchio.
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