La Corte Federale di Cassazione conferma la tutela del marchio per la confezione quadrata di Ritter Sport
La Corte Federale di Cassazione (BGH) ha emesso il 23 luglio 2020 una decisione di rilievo (Az. I ZB 42/19 e I ZB 43/19) riguardo alla tutelabilità ai sensi del diritto dei marchi delle forme dei prodotti. Al centro della decisione vi era la celebre confezione quadrata del produttore di cioccolato Ritter Sport, che da decenni promuove i suoi prodotti con lo slogan “Quadratisch. Praktisch. Gut.”. Il ricorrente era il concorrente Milka, che aveva richiesto la nullità delle relative registrazioni di marchio. La decisione della BGH costituisce un precedente importante nella valutazione delle forme dei prodotti nel diritto dei marchi e stabilisce parametri fondamentali per le aziende che desiderano proteggere la propria identità di marchio attraverso forme distintive.
Contesto della controversia
Premesse e importanza della forma del marchio
La forma quadrata rappresenta un elemento centrale dell’identità del marchio Ritter Sport ed è utilizzata dall’azienda già dagli anni ’30. In questo modo, si discosta volutamente dal consueto formato rettangolare delle altre tavolette di cioccolato. Ritter Sport aveva già registrato questa forma nel 1993 e 1995 come marchio tridimensionale (cosiddetto marchio di forma) per il cioccolato presso l’Ufficio Tedesco Brevetti e Marchi (DPMA).
L’azienda Milka, controllata da Mondelez International, ha contestato che la registrazione della mera forma geometrica come marchio tridimensionale fosse inammissibile. La richiedente si è basata sull’ostacolo previsto dal § 3 comma 2 della MarkenG, secondo cui determinate forme non possono essere protette come marchio, in particolare quando la forma è determinata dalla natura stessa del prodotto o se la forma è necessaria per ottenere un effetto tecnico.
Oggetto della controversia e iter processuale
Sia l’Ufficio Tedesco Brevetti e Marchi che il Tribunale Federale dei Brevetti si erano già occupati della questione se la forma quadrata costituisse un sufficiente indicatore di origine e se esistesse un interesse a mantenerla libera. Dopo che in passato le singole procedure erano state valutate in modo talvolta diverso, la BGH ha ora stabilito un criterio chiaro con la sua decisione.
Valutazione giuridica e motivi della decisione della BGH
Esame degli impedimenti assoluti alla protezione
Secondo la BGH, la tutela della forma quadrata in quanto marchio non fallisce a causa degli impedimenti assoluti indicati nel § 3 comma 2 MarkenG. In tale sede, la BGH ha esaminato in particolare tre punti centrali:
1. Natura del prodotto
La forma quadrata non è determinata dalla natura del prodotto, ossia dalla consistenza del cioccolato. Le tavolette di cioccolato possono essere realizzate altrettanto facilmente in forma rettangolare, rotonda o in altre forme e sono disponibili sul mercato in queste varianti.
2. Necessità tecnica
Anche il secondo requisito – ossia che la forma sia necessaria esclusivamente per conseguire un risultato tecnico – secondo la Corte non sussiste. La forma quadrata non è indispensabile per la lavorazione tecnica, la conservazione o il trasporto del cioccolato. È piuttosto il risultato di una scelta progettuale consapevole.
3. Valore essenziale della forma
L’impedimento alla protezione riguarda le forme che conferiscono al prodotto un valore essenziale. Anche questo criterio, secondo i giudici, non è rilevante, poiché il valore determinante del cioccolato non risiede solo nella forma, bensì è influenzato anche da altri fattori quali gusto, ingredienti e provenienza del prodotto.
Risultato
La registrazione della confezione quadrata come marchio tridimensionale rimane pertanto ammissibile. L’opinione, prevalentemente condivisa dal Tribunale Federale dei Brevetti, secondo cui non esiste un interesse generale alla libera utilizzazione della forma base quadrata per le tavolette di cioccolato, è stata confermata dalla BGH.
Implicazioni per il panorama dei marchi
Significato per il design dei prodotti
La decisione sottolinea la possibilità di ottenere la tutela del marchio per le forme caratteristiche dei prodotti, purché vengano soddisfatti i requisiti legali. Al contempo, chiarisce che la protezione del marchio non ha lo scopo di monopolizzare soluzioni tecniche o forme imposte necessariamente dalla funzione del prodotto.
Implicazioni per le imprese
Le aziende che fanno uso di forme di prodotto inconfondibili e le impiegano come criterio di differenziazione nella concorrenza beneficiano di questa decisione. Resta comunque requisito fondamentale che la forma non sia determinata esclusivamente da una funzione tecnica, non sia tecnicamente necessaria e non abbia una mera funzione estetica, ma indichi invece l’origine.
Allo stesso tempo, i concorrenti devono tener conto che – come nel caso di specie – forme consolidate e uniche possono essere protette contro le imitazioni anche tramite il marchio di forma. La decisione rafforza dunque la possibilità delle aziende di individualizzare i propri prodotti nell’ambito del diritto dei marchi.
Sintesi e prospettive
Con questa decisione, la Corte Federale di Cassazione ha inviato un segnale chiaro per il riconoscimento delle forme di prodotto come marchio e ha confermato le possibilità di tutela per le aziende che investono in design particolari di confezioni o prodotti. Anche se ogni singolo caso richiede un’attenta valutazione degli impedimenti alla protezione, va sottolineato che il solo fatto che una forma sia geometricamente semplice non giustifica necessariamente l’esclusione dalla protezione del marchio.
Le aziende che sviluppano un’identità di marchio caratterizzata da un design di prodotto specifico ottengono, con questa decisione, una maggiore sicurezza giuridica. Tuttavia, la situazione giuridica dettagliata rimane complessa e soggetta a rilevanti requisiti di distinzione tra design tutelabili e non tutelabili.
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