Presentazione delle prove nelle doppie invenzioni nel diritto dei brevetti spiegata in modo semplice

Ripartizione dell’onere della prova nel contesto della doppia invenzione – Chiarimento giurisprudenziale

L’attribuzione corretta della qualifica di inventore e dei relativi diritti rappresenta una sfida particolarmente complessa nella tutela della proprietà industriale. Ciò vale in particolare quando più persone o imprese sviluppano quasi simultaneamente una soluzione tecnica identica – una situazione nota come doppia invenzione. In tribunale, tali casistiche vengono regolarmente esaminate sotto il profilo della ripartizione dell’onere della prova. Il Tribunale di Mannheim ha adottato una decisione importante che specifica ulteriormente i requisiti per la presentazione e la prova dei diritti in caso di doppia invenzione (n. 2 O 149/18).

Situazione iniziale: rivendicazioni concorrenti di inventori

Un tema frequentemente controverso riguarda a chi spetti il diritto esclusivo di sfruttamento in caso di sviluppi paralleli di un diritto di protezione – ad esempio un brevetto o un modello di utilità. Soprattutto quando le invenzioni vengono depositate all’interno di un periodo temporale simile, i tribunali sono chiamati a valutare diritti concorrenti e a decidere quale rivendicazione sul diritto di protezione e sulla relativa attuazione economica abbia la precedenza.

Problemi tipici

Nel contesto della doppia invenzione emergono diverse problematiche, tra cui:

• Identità dell’invenzione: Occorre esaminare di volta in volta se le presunte invenzioni siano effettivamente identiche nella sostanza o soltanto simili.
• Sequenza temporale: Fondamentale è la questione di chi abbia realizzato l’invenzione in quale momento e abbia documentato questa circostanza.
• Atti di trasferimento: Nella pratica commerciale, spesso sono rilevanti disposizioni relative ai diritti degli inventori dipendenti e formule contrattuali che possono rendere ancora più difficile una chiara attribuzione.

Principi della ripartizione dell’onere della prova nella giurisprudenza

Nel processo civile vige il principio secondo cui la parte che si avvale di una circostanza a sé favorevole è tenuta a dimostrarla e, se necessario, a provarla. Nel contesto della doppia invenzione ciò significa che chi intende far valere diritti di inibitoria, risarcimento danni o restituzione deve documentare in modo adeguato la propria paternità e la data di priorità.

Motivazioni della sentenza del Tribunale di Mannheim

Il Tribunale di Mannheim ha sottolineato che, in caso di dichiarazioni contrapposte delle parti, non si può presumere automaticamente l’esistenza di un diritto di priorità di una parte rispetto all’altra. È invece necessaria una scrupolosa valutazione di tutte le prove presentate. Tra gli elementi determinanti vi sono la documentazione dei risultati della ricerca, i protocolli di sviluppo e la credibile dimostrazione dell’idea originaria.

È essenziale che chi rivendica un’invenzione precedente illustri in modo concreto e dettagliato lo svolgimento del processo innovativo. Carenze nella documentazione o prove lacunose sono a carico del soggetto che pretende il diritto. La semplice affermazione di aver compiuto per primo l’invenzione non è sufficiente.

Rilevanza pratica e margini di manovra contrattuali

La decisione evidenzia l’importanza di una documentazione strutturata e tempestiva sia nella ricerca e sviluppo sia nel trasferimento dei diritti di protezione, come in caso di acquisizioni societarie o collaborazioni R&S. Le domande di diritti di protezione dovrebbero essere effettuate con la massima diligenza e tenendo conto di eventuali sviluppi paralleli. Sia privati che imprese possono, tramite regolamentazioni contrattuali – ad esempio con comunicazioni di invenzione o patti di riservatezza – ridurre preventivamente il rischio di situazioni poco chiare.

Implicazioni per procedimenti esistenti e futuri

Il chiarimento sulla ripartizione dell’onere della prova fornito dal Tribunale di Mannheim può avere effetti significativi su controversie pendenti e future relative a doppie invenzioni. Ci si attende che anche in seguito i tribunali attribuiranno particolare importanza alla documentazione e alla relativa onerosità dell’esposizione. Inoltre, la genesi e le azioni di divulgazione assumono un ruolo centrale.

Sintesi: rilevanza per imprese e investitori

La decisione rende evidente che, in caso di rivendicazioni concorrenti tra inventori, una documentazione esaustiva e una prova strutturata risultano imprescindibili. Le imprese e gli investitori attivi nel campo dello sviluppo tecnologico dovrebbero, già in fase iniziale, garantire la precisa tracciabilità di tutte le fasi di sviluppo e delle registrazioni di diritti di protezione.

In caso di dubbi riguardanti possibili doppie invenzioni, la tutela efficace dei diritti di protezione o la difesa contro rivendicazioni infondate, possono essere necessarie analisi approfondite e soluzioni su misura. Gli avvocati di MTR Legal assistono i clienti in modo completo nell’ambito della tutela della proprietà industriale e sono disponibili per ulteriori consulenze.

Fonte: Tribunale di Mannheim, sentenza del 21.08.2020, n. 2 O 149/18