Nessun diritto alla prosecuzione di un’azione contro un brevetto estinto: Estensione e classificazione della recente decisione della Corte Federale di Giustizia (BGH)
Con la sua sentenza del 19 luglio 2022 (Az. X ZR 110/21), la Corte Federale di Giustizia (BGH) ha chiarito che, dopo l’estinzione di un brevetto, di regola non sussiste più un interesse alla tutela giuridica per una causa di nullità riguardante il diritto di protezione. In tal modo, il tribunale stabilisce linee guida fondamentali per la gestibilità delle controversie sulla nullità dei brevetti e dà un importante impulso alle procedure nell’ambito del diritto della proprietà intellettuale.
Contesto giuridico: Azione di nullità e cancellazione del brevetto
Le aziende e gli altri titolari di interessi economici ricorrono spesso all’azione di nullità quando dubitano della validità di un brevetto. Lo scopo di tale azione consiste nel rimuovere dal registro un brevetto inefficace e così garantire la libertà di concorrenza sul mercato. Tuttavia, se il brevetto viene cancellato durante il procedimento giudiziario, ad esempio per scadenza o mancato pagamento delle tasse annuali, si pone la questione se l’azione possa essere proseguita.
Elementi chiave della BGH: Viene meno l’interesse giuridicamente protetto
La BGH chiarisce che, con l’estinzione del brevetto, di regola viene meno anche l’interesse alla tutela giuridica per una decisione nel merito. Il tribunale si allinea così all’opinione giuridica secondo cui un interesse pubblico all’accertamento della nullità di un brevetto già cancellato sussiste solo in condizioni molto restrittive. Tale interesse potrebbe essere riconosciuto, ad esempio, qualora l’effetto retroattivo della decisione di nullità possa influenzare notevolmente la posizione giuridica di terzi. Tuttavia, in via ordinaria, dopo la cancellazione del brevetto non sussiste più alcuna esigenza giuridicamente tutelabile di proseguire il processo di nullità.
Eccezioni e situazioni particolari
Persistenza di un interesse alla tutela giuridica
La giurisprudenza riconosce poche eccezioni, ad esempio quando da una successiva dichiarazione di nullità possono derivare effetti diretti su procedimenti di risarcimento danni pendenti o su rapporti di licenza. Tuttavia, una tale situazione presuppone che la decisione nella controversia di nullità abbia rilevanza pregiudiziale per i procedimenti in corso. Tali casi eccezionali sono riconosciuti raramente e sono soggetti a severi requisiti.
Significato per la pratica
Per imprese, investitori e titolari di diritti, la decisione della BGH aumenta la certezza giuridica, in quanto evita controversie giudiziarie inutili dopo l’estinzione di un brevetto. Soprattutto in settori caratterizzati da rapida innovazione, come le tecnologie dell’informazione o l’industria farmaceutica, i cambiamenti nello stato dei diritti di proprietà industriale possono avere notevoli conseguenze sulle opportunità di mercato e le scelte di investimento. La decisione ha quindi un effetto preventivo sui conflitti e garantisce una procedura più chiara, il che dovrebbe essere particolarmente preso in considerazione dai gestori strategici di portafogli brevettuali.
Conseguenze processuali: chiusura del procedimento e ripartizione dei costi
Dopo la cancellazione del brevetto, il tribunale normalmente sospenderà il procedimento ai sensi dell’art. 133 Legge sui brevetti tedesca (PatG). Poiché viene meno l’interesse principale, non è più necessaria una decisione sulla nullità del brevetto. La conclusione processuale ha effetti anche sulla ripartizione delle spese, che di norma vengono suddivise tenendo conto dello stato della procedura fino a quel momento. La decisione offre inoltre la possibilità di impiegare più efficacemente risorse processuali ed evita un ulteriore aggravio per la giustizia e le parti coinvolte.
Sintesi e prospettive
La decisione della BGH apporta chiarezza a una questione finora in parte controversa del diritto brevettuale e rafforza l’efficienza delle procedure giudiziarie. Per i responsabili aziendali e i titolari di diritti ne derivano implicazioni pratiche, ad esempio in relazione alla pianificazione di azioni di nullità e alla gestione del rischio nel trattamento dei diritti di proprietà intellettuale. L’applicazione coerente della perdita di interesse alla tutela giuridica in presenza di brevetti già estinti contribuisce a concentrare le controversie sui punti decisivi e aumenta la prevedibilità delle procedure giudiziarie.
Nota sull’evoluzione futura e sulle esigenze di consulenza
Il quadro giuridico nel settore della proprietà intellettuale è soggetto a costante evoluzione, in particolare attraverso la giurisprudenza delle più alte corti. Per questioni specifiche e la valutazione di situazioni individuali, gli avvocati di MTR Legal sono a disposizione per fornire consulenza a livello nazionale e internazionale.
