Richiesta di nullità di un marchio 3D respinta – Az. T-298/22
La forma delle figure di un noto produttore di giocattoli rimane protetta come marchio secondo una decisione del Tribunale dell’Unione Europea (TUE) del 6 dicembre 2023 (Az.: T-298/22). Il TUE ha respinto con la sentenza la richiesta di un concorrente di dichiarare nullo il marchio.
Il design e la forma di un prodotto possono avere un alto valore di riconoscimento per il consumatore. Pertanto, è importante per i produttori proteggere la forma di un prodotto registrandola come marchio. In linea di principio, anche l’aspetto di un prodotto o parti di esso possono essere protetti come marchio. Tuttavia, il presupposto per la registrazione del marchio è che la forma non sia necessaria per ottenere un effetto tecnico, come comunica lo studio legale MTR Legal, che offre consulenza anche in materia di diritto della proprietà intellettuale e dei marchi.
Necessità tecnica della forma
Nel contenzioso portato fino al Tribunale dell’Unione Europea, si discuteva anche della necessità tecnica della forma delle figure di gioco. Il produttore delle figure di gioco aveva registrato la forma delle figure come marchio tridimensionale dell’Unione. Un concorrente riteneva nulla questa registrazione e ha quindi chiesto all’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) la cancellazione del marchio – senza successo.
Successivamente, il concorrente si è rivolto al TUE chiedendo di dichiarare nullo il marchio registrato. Ha motivato la richiesta di nullità sostenendo che la forma delle figure con sistemi ad incastro servisse solo a svolgere una funzione tecnica e a poter essere collegata con altri mattoncini da gioco. Pertanto, il marchio non sarebbe registrabile.
Il TUE conferma altri aspetti essenziali
La questione cruciale per il TUE era se la forma servisse esclusivamente a una funzione tecnica e dunque non fosse effettivamente registrabile, o se la forma presentasse anche altri aspetti essenziali non necessari per ottenere uno scopo tecnico. Quest’ultimo è stato confermato dal TUE.
Il tribunale ha riconosciuto che le figure sono dotate di un sistema ad incastro specifico per essere compatibili con altri mattoncini del produttore e titolare del marchio. Tuttavia, questa funzione tecnica non è l’unico scopo della forma. Tra le caratteristiche essenziali delle figure vi sono anche elementi fantasiosi e decorativi che vanno oltre la pura funzionalità, ha concluso il TUE. Così, le figure potrebbero avere anche una forma diversa da quella tipica e continuare comunque a svolgere la stessa funzionalità. La forma è quindi più un’espressione della libertà creativa del produttore, ha aggiunto il TUE.
Poiché le figure presentano quindi almeno un aspetto essenziale che va oltre la pura funzione tecnica, è possibile una registrazione come marchio 3D. Di conseguenza, il TUE ha confermato la valutazione dell’EUIPO e ha respinto la richiesta di nullità.
La pura funzione tecnica non è protetta
Il TUE ha inoltre precisato che la registrazione come marchio dell’Unione non porta a una posizione di monopolio del produttore resistente. Altre aziende sono libere di sviluppare figure compatibili con il sistema ad incastro. Poiché la pura funzione tecnica e quindi il sistema ad incastro non possono essere protetti come marchio. Tuttavia, le figure di altri produttori devono naturalmente differenziarsi visivamente sufficientemente per evitare la violazione del marchio esistente. Poiché la forma caratteristica delle figure di gioco è protetta come marchio, ha specificato il TUE.
Oltre ai marchi 3D, possono essere protetti tramite registrazione anche marchi verbali, marchi figurativi, marchi misti, marchi di colore o marchi sonori. Attraverso la registrazione, il titolare acquisisce il diritto esclusivo di utilizzo del marchio. Presupposto per la registrazione come marchio è sempre che non vi siano ostacoli alla protezione e che il marchio possieda una sufficiente capacità distintiva. La possibilità di confusione con marchi già esistenti è un punto di controversia frequente nel diritto dei marchi.
MTR Legal Rechtsanwälte vanta una lunga esperienza nel diritto della proprietà intellettuale e nel diritto dei marchi e vi supporta sia nella registrazione di un marchio, sia nella tutela dei diritti relativi o nella difesa contro richieste infondate.
Non esitate a contattarci !
