Se i marchi registrati non vengono utilizzati seriamente, possono decadere. Lo dimostra anche una sentenza del Tribunale dell’Unione Europea (TUE) dell’8 giugno 2022 (caso: T-26/21, T-27/21, T-28/21).
I marchi rappresentano un grande valore. È quindi tanto più importante registrarli e proteggerli. Tuttavia, la protezione del marchio può essere persa se il titolare non utilizza il marchio, afferma Rechtsanwalt Michael Rainer, MTR Rechtsanwälte.
Che la protezione del marchio decada per mancato utilizzo è stato appreso da un grande gruppo tecnologico anche presso il TUE. L’azienda aveva fatto registrare un segno verbale come marchio dell’Unione Europea per determinati prodotti informatici tra il 1997 e il 2005.
Nel 2016 un concorrente ha presentato in tre occasioni una domanda di decadenza dei marchi registrati presso l’Ufficio dell’Unione Europea (EUIPO). Ha motivato le richieste affermando che il marchio non è stato utilizzato seriamente per gli anni in questione per un periodo ininterrotto di cinque anni – tra il 2011 e il 2016. L’EUIPO ha quindi dichiarato decaduto il marchio.
Il titolare originale del marchio si è opposto e ha presentato ricorso al TUE. L’azienda ha argomentato che l’EUIPO non ha considerato il livello elevato di attenzione dei gruppi di pubblico rilevanti nella sua valutazione dell’uso serio del marchio. Questo ha cercato di dimostrarlo anche con i dati di vendita.
Senza successo. L’azienda non ha dimostrato che il marchio è stato utilizzato seriamente per i prodotti in questione nel periodo tra il 2011 e il 2016, secondo il TUE. Sebbene l’azienda abbia, tra l’altro, presentato articoli di stampa che dimostrano il successo della campagna pubblicitaria con il marchio verbale, questi articoli sono più vecchi e non rilevanti per il periodo in questione.
La sentenza dimostra che i titolari dei marchi devono provare che utilizzano effettivamente un marchio affinché sia protetto. Per la protezione del marchio, non è sufficiente registrarlo; deve anche essere utilizzato seriamente. L’onere della prova spetta, secondo la giurisprudenza del BGH, al titolare del marchio.
Gli avvocati esperti in diritto dei marchi possono fornire consulenza.
