Sentenza del LG Amburgo del 19.07.2024 – Az.: 327 O 195/23
Chi desidera proteggere il proprio marchio, non dovrebbe attendere troppo per la registrazione. Altrimenti, qualcun altro potrebbe anticiparlo con la registrazione del marchio. Può anche accadere che due parti registrino il diritto di marca su un prodotto lo stesso giorno. Il tribunale di Amburgo ha dovuto decidere in un caso così insolito chi abbia diritto ai marchi in una registrazione avvenuta nel medesimo giorno (Az.: 327 O 195/23).
Il principio “chi primo arriva, primo macina” vale in sostanza anche nel diritto dei marchi. Secondo il § 6 della Legge sui Marchi (MarkenG), chi ha depositato il marchio per primo può rivendicare la protezione del marchio. Decisivo è il giorno di presentazione o il giorno di priorità, come sottolinea lo studio legale MTR Legal Rechtsanwälte, che, tra l’altro, consiglia nel diritto della proprietà intellettuale e quindi anche nel diritto dei marchi. Questo dimostra che non si dovrebbe aspettare troppo per registrare un marchio.
Registrazione di un marchio nello stesso giorno
È più difficile la decisione su chi può rivendicare la protezione del marchio se le parti hanno effettuato la registrazione nello stesso giorno. Questa rara situazione iniziale si presentava nel procedimento presso il tribunale di Amburgo. Qui, un giornale americano aveva citato in giudizio un venditore di puzzle e giochi tedesco per presunte violazioni di marchio.
Entrambe le parti avevano registrato i diritti sul marchio per un popolare gioco online. Il cittadino di Amburgo aveva registrato un marchio verbale presso l’Ufficio Tedesco Brevetti e Marchi (DPMA). Lo stesso giorno, anche il giornale aveva registrato i diritti sul marchio del gioco, ma non presso il DPMA, bensì come marchio dell’Unione presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO). Poiché l’azienda americana aveva fatto registrare i diritti del marchio non solo per la Germania ma per l’intero territorio dell’Unione Europea, sosteneva che il suo diritto di marchio avesse un peso maggiore e ha quindi citato in giudizio l’azienda di Amburgo per inibitoria e risarcimento danni.
Il tribunale non vede alcuna registrazione in malafede
Nell’argomentazione, l’azienda americana ha affermato che la registrazione del marchio presso il DPMA era avvenuta solo affinché l’editore americano non potesse stabilirsi sul mercato tedesco. Tuttavia, ciò non è stato accolto presso il LG Amburgo. Una cosiddetta registrazione in malafede può ostacolare il diritto di marca, tuttavia, il querelante deve essere in grado di dimostrare tale affermazione. Secondo il parere del LG Amburgo, l’editore americano non è riuscito a farlo.
Altrimenti, nel diritto dei marchi vige il principio della priorità. Ciò significa che la protezione del marchio di un marchio già esistente da tempo ha la precedenza rispetto a uno più recente. Poiché le parti nel caso in questione hanno registrato il marchio lo stesso giorno e l’orario non viene considerato, non si poteva stabilire alcuna precedenza. Pertanto, il LG Amburgo ha deciso con la sentenza del 19 luglio 2024 che nessuna delle parti può avanzare reclami contro l’altra. Conformemente al § 6 comma 4 del MarkenG, i diritti in una registrazione di marchio nello stesso giorno sono allo stesso livello e non giustificano rivendicazioni reciproche. Tuttavia, la sentenza del LG Amburgo non è ancora definitiva.
Registrare i diritti di marchio tempestivamente
Dopo la decisione del LG Amburgo, entrambe le parti possono continuare a distribuire il gioco. Dopo i rapporti dei media, l’hamburghese avrebbe voluto distribuire il gioco di enigmi anche insieme alla casa editrice americana in Europa. Ma apparentemente questo non ha interessato l’editore.
L’inventore del gioco l’aveva inizialmente reso disponibile gratuitamente sul suo sito internet per gli utenti. Il gioco ha rapidamente guadagnato in popolarità. Così anche l’editore americano ne è venuto a conoscenza e ha acquistato i diritti sull’gioco di enigmi dall’inventore nel 2021 per circa 1,2 milioni di dollari statunitensi. La registrazione del marchio presso l’EUIPO è avvenuta solo il 1° febbraio 2022.
Il caso mostra quanto sia importante registrare tempestivamente i diritti di marchio. Questo può avvenire in diversi modi, a seconda di quanto si desideri estendere la protezione del marchio. Se si vuole proteggere i diritti di marchio solo in Germania, è sufficiente la registrazione presso l’Ufficio Tedesco Brevetti e Marchi (DPMA). Se si desidera estendere la protezione all’area dell’UE, è necessaria una registrazione come marchio dell’Unione presso l’EUIPO. Per la protezione del marchio al di fuori dei confini dell’UE, il marchio può essere depositato presso la World Intellectual Property Organization (WIPO) in Svizzera.
MTR Legal Rechtsanwälte consiglia sulla registrazione di marchi e altre questioni del diritto dei marchi.
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