Se il titolare del marchio tollera violazioni del marchio per anni, può perdere il diritto alla protezione del marchio. Lo ha deciso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sentenza del 19 maggio 2022 (Rif. C-466/20).
Poiché i marchi rappresentano un alto valore, è importante registrarli e proteggerli dall’abuso da parte di terzi. Tuttavia, chi tollera violazioni del marchio registrato per cinque anni senza intraprendere azioni legali, può far decadere il suo diritto al marchio, spiega lo studio legale economico MTR Rechtsanwälte.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea aveva già deciso nel 2011 che l’inoltro di un ricorso amministrativo o giudiziario contro la violazione del marchio pone fine al tolleramento e impedisce la decadenza. Nella sua sentenza attuale, la Corte ha chiarito che un avvertimento non interrompe il periodo di decadenza, se il destinatario non lo osserva e il titolare del marchio non intraprende ulteriori passi legali per far valere il suo diritto al marchio.
Nel caso in questione, nel 2005 la querelante aveva registrato un marchio verbale dell’Unione. Tre anni dopo, un’altra azienda registrò un marchio figurativo con un componente verbale molto simile, che differiva solo leggermente nella grafia. Nel 2009, la querelante lanciò senza successo un avvertimento contro l’uso del marchio avversario. Alla fine del 2012, presentò un’ingiunzione presso il Tribunale Regionale di Norimberga-Fürth, che tuttavia poté essere notificata solo nel 2014 poiché la querelante non aveva versato l’anticipo delle spese processuali. I tribunali considerarono le pretese della querelante come decadute.
Il caso è finito infine davanti al BGH, che l’ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea doveva chiarire quali requisiti devono essere posti per la fine del tolleramento di una violazione del marchio.
Anche se la querelante aveva avvertito della violazione del marchio, ciò non era sufficiente per impedire la decadenza della pretesa, ha chiarito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea. L’avvertimento può interrompere il periodo di decadenza solo se, di fronte alla reazione insoddisfacente del concorrente, il titolare del marchio non arrende la sua resistenza alla violazione e continua ad utilizzare i suoi mezzi legali per far valere i suoi diritti di marchio.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea mostra che i titolari di marchi devono opporsi attivamente alla violazione dei loro diritti sui marchi. Un avvertimento potrebbe non essere sempre sufficiente.
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