Solicitud de nulidad de una marca 3D rechazada – Ref. T-298/22
La forma de las figuras de un conocido fabricante de juguetes sigue estando protegida como marca, de acuerdo con una decisión del Tribunal de la Unión Europea (TUE) del 6 de diciembre de 2023 (Ref.: T-298/22). Con la sentencia, el TUE desestimó la solicitud de nulidad de la marca presentada por un competidor.
El diseño y la forma de un producto pueden tener un alto valor de reconocimiento para el consumidor. Por lo tanto, es importante para los fabricantes proteger la forma de un producto mediante el registro como marca. En principio, también se puede proteger como marca la apariencia de un producto o partes de él. Sin embargo, una condición para el registro de la marca es que la forma no sea necesaria para lograr un efecto técnico, explicó la firma MTR Legal Rechtsanwälte, que asesora en derecho de propiedad intelectual y derecho de marcas.
Necesidad técnica de la forma
La necesidad técnica de la forma de las figuras jugó un papel en el litigio que llegó al Tribunal de la Unión Europea. El fabricante de las figuras había registrado la forma de las mismas como marca tridimensional de la Unión. Un competidor considera que este registro de marca es nulo y solicitó por ello la cancelación de la marca ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) – sin éxito.
A continuación, el competidor acudió al TUE y solicitó que se declarara nulo el registro de la marca. Justificó su solicitud de nulidad con el argumento de que la forma de las figuras con sistemas de conexión solo servía para cumplir una función técnica y poder conectarlas con otros bloques de construcción. Por lo tanto, la marca no debería haberse registrado.
TUE reconoce otras características esenciales
La cuestión decisiva para el TUE fue si la forma servía exclusivamente para una función técnica y, por lo tanto, no era registrable, o si también poseía otras características esenciales que no eran necesarias para lograr un propósito técnico. El TUE afirmó lo último.
El tribunal reconoció que las figuras disponen de un sistema de conexión determinado para ser compatibles con otros bloques del fabricante y titular de la marca. Sin embargo, esta función técnica no es el único propósito de la forma. Según el TUE, los elementos esenciales de las figuras también incluyen elementos imaginativos y decorativos que van más allá de la pura funcionalidad. Es decir, las figuras podrían tener una forma diferente a su forma típica y seguir manteniendo la misma funcionalidad. Por lo tanto, la forma es más bien una expresión de la libertad de diseño del fabricante, continuó el TUE.
Dado que las figuras, por lo tanto, poseen al menos una característica esencial que va más allá de la mera función técnica, es posible registrarlas como marca 3D. Así, el TUE confirmó la valoración de la EUIPO y rechazó la solicitud de nulidad.
Función técnica pura no está protegida
El TUE añadió que el registro como marca de la Unión tampoco lleva a una posición monopolística del fabricante demandado. Otros empresarios son libres de desarrollar figuras que sean compatibles con el sistema de conexión. Porque la función técnica pura y, por tanto, el sistema de conexión no pueden ser protegidos por la ley de marcas. Las figuras de otros fabricantes deben diferenciarse visualmente lo suficiente para no infringir la marca registrada existente. Porque la forma característica de las figuras está protegida por la ley de marcas, señaló el TUE.
Además de las marcas 3D, también pueden protegerse mediante registro las marcas verbales, marcas gráficas, marcas mixtas, marcas de color o marcas sonoras. Mediante el registro, el titular obtiene el derecho exclusivo de uso de la marca. El requisito para el registro de una marca es siempre que no haya un impedimento para su protección y que la marca posea una suficiencia distintiva. Especialmente, el riesgo de confusión con marcas ya existentes es un punto de controversia frecuente en el derecho de marcas.
MTR Legal Rechtsanwälte tiene muchos años de experiencia en derecho de propiedad intelectual y en derecho de marcas y le apoya tanto en el registro de una marca, como en la protección de los derechos de la marca o en la defensa contra reclamaciones injustificadas.
No dude en tomar contacto con nosotros!
