Sentencia del LG Hamburgo del 19.07.2024 – Az.: 327 O 195/23
Quien quiera proteger su marca no debería esperar demasiado para registrarla. De lo contrario, otro puede adelantarse con el registro de la marca. También puede suceder que dos partes registren su derecho de marca para un producto el mismo día. El Tribunal Regional de Hamburgo tuvo que decidir en un caso tan inusual a quién correspondían los derechos de marca cuando se registró el mismo día (Az.: 327 O 195/23).
El principio «quien llega primero, muele primero» se aplica esencialmente también en el derecho de marcas. Según el § 6 de la Ley de Marcas (MarkenG), puede reclamar la protección de la marca quien primero la haya solicitado. Lo decisivo es la fecha de solicitud o la fecha de prioridad, señala el bufete MTR Legal Rechtsanwälte, que asesora, entre otros, en derecho de propiedad intelectual y por lo tanto también en derecho de marcas. Esto muestra que no se debe esperar demasiado para registrar una marca.
Registro de una marca el mismo día
Es más difícil decidir quién puede reclamar protección de marca cuando las partes han realizado el registro el mismo día. Esta rara situación se presentó en el procedimiento ante el Tribunal Regional de Hamburgo. Aquí, un periódico estadounidense había demandado a un comerciante alemán de rompecabezas y juegos por supuestas infracciones de derechos de marca.
Ambas partes habían registrado derechos de marca para un popular juego en línea. El hamburgués había registrado una marca nominativa en la Oficina Alemana de Patentes y Marcas (DPMA). El mismo día, el periódico también había registrado los derechos de marca para el juego, pero no en la DPMA, sino como marca de la Unión en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Como la empresa estadounidense había registrado los derechos de marca no solo para Alemania, sino para el territorio de la Unión Europea, argumentó que su derecho de marca tenía más peso y demandó al empresario de Hamburgo por cese y daños.
El tribunal no ve registro de mala fe
En su argumentación, la empresa estadounidense declaró que el registro de la marca en la DMPA solo se había realizado para evitar que la editorial estadounidense se estableciera en el mercado alemán. Sin embargo, esto no fue aceptado por el LG Hamburgo. Un registro de mala fe podría obstaculizar el derecho de marca, pero el demandante debe poder probar tal afirmación. Según la opinión del LG Hamburgo, el periódico estadounidense no pudo hacerlo.
De lo contrario, en el derecho de marcas se aplica el principio de prioridad. Esto significa que la protección de una marca ya existente tiene precedencia sobre una marca más joven. Dado que las partes en este caso presentaron la solicitud de marca el mismo día y la hora no se tiene en cuenta, aquí no se pudo establecer precedencia. Por lo tanto, el LG Hamburgo decidió en la sentencia del 19 de julio de 2024 que ninguna de las partes podía hacer valer reclamaciones contra la otra. Según el § 6, párrafo 4 MarkenG, los derechos en un registro de marca el mismo día son equivalentes y no generan reclamaciones entre ellos. Sin embargo, la sentencia del LG Hamburgo aún no es definitiva.
Registrar derechos de marca con anticipación
Después de la decisión del LG Hamburgo, ambas partes pueden seguir comercializando el juego inicialmente. Según informes de prensa, el comerciante de Hamburgo habría deseado distribuir el juego de rompecabezas junto con la editorial estadounidense en Europa. Sin embargo, parece que a esta última no le interesó.
El inventor del juego lo había puesto inicialmente a disposición de los usuarios de forma gratuita en su sitio web. El juego rápidamente ganó mucha popularidad. Así, la editorial estadounidense también se interesó y compró los derechos del juego de rompecabezas al inventor en 2021 por alrededor de 1,2 millones de dólares estadounidenses. El registro de la marca ante el EUIPO se realizó solo el 1 de febrero de 2022.
El caso muestra que es importante registrar los derechos de marca con anticipación. Esto se puede hacer de diferentes maneras, dependiendo de hasta dónde se quiera extender la protección de la marca. Si se quiere proteger los derechos de marca solo en Alemania, el registro en la Oficina Alemana de Patentes y Marcas (DPMA) es suficiente. Si la protección debe extenderse al territorio de la UE, es necesario un registro como marca de la Unión ante el EUIPO. Para la protección de marca más allá de las fronteras de la UE, la marca puede registrarse en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en Suiza.
MTR Legal Rechtsanwälte asesora en el registro de marcas y otras cuestiones de derecho de marcas.
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