Si el titular de derechos de marca tolera durante años las infracciones de marca, puede perder su derecho a la protección de la marca. Esto fue decidido por el TJUE con el fallo del 19 de mayo de 2022 (Asunto C-466/20).
Dado que las marcas representan un alto valor, es importante registrarlas y protegerlas contra el abuso por parte de terceros. Sin embargo, quien tolera durante cinco años las infracciones a su marca registrada sin tomar medidas legales al respecto, puede perder su derecho de marca, explica la firma de abogados económicos MTR Rechtsanwälte.
El TJUE ya había decidido en 2011 que la imposición de un recurso administrativo o judicial contra la infracción de marca finaliza la tolerancia y también previene la caducidad. En su fallo actual, el TJUE aclaró que una advertencia no pone fin a la caducidad si el destinatario no la cumple y el titular de la marca no toma más medidas legales para hacer valer su derecho de marca.
La demandante había registrado una marca denominativa de la Unión en el caso subyacente en 2005. Tres años después, otra empresa registró una marca figurativa con un componente verbal muy similar, que solo difería ligeramente en la escritura. La demandante emitió una advertencia sin éxito en 2009 contra el uso de la marca adversaria. A finales de 2012 presentó una demanda de cese ante el tribunal regional de Núremberg-Fürth, que solo pudo ser notificada en 2014 porque la demandante no había pagado por adelantado los costos judiciales. Los tribunales consideraron que las reclamaciones de la demanda habían caducado.
El caso finalmente llegó al BGH y este lo presentó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El TJUE debía aclarar qué requisitos se exigen para poner fin a la tolerancia de una infracción de derechos de marca.
Aunque la demandante había advertido sobre la infracción de la marca, el TJUE determinó que esto no era suficiente para evitar la caducidad del reclamo. La advertencia puede interrumpir el plazo de caducidad, pero solo si después de la reacción insatisfactoria de la parte contraria, el titular de la marca no cesa su resistencia contra la infracción de su derecho de marca y sigue utilizando sus posibilidades legales para hacer valer sus reclamos de derechos de marca.
La jurisprudencia del TJUE muestra que los titulares de derechos de marca deben actuar activamente contra la infracción de sus derechos de marca. Una advertencia no siempre será suficiente.
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