Si el titular de los derechos de marca tolera las infracciones de marca durante años, puede perder su derecho a la protección de la marca. Así lo decidió el TJUE con sentencia del 19 de mayo de 2022 (número de asunto C-466/20).
Dado que las marcas representan un alto valor, es importante registrarlas y protegerlas contra el abuso por terceros. Sin embargo, quien tolera infracciones de marca de su marca registrada durante cinco años sin tomar medidas legales, puede ver extinguidos sus derechos de marca, explica el bufete de abogados MTR Rechtsanwälte.
El TJUE ya había decidido en 2011 que la presentación de un recurso administrativo o judicial contra la infracción de la marca termina la tolerancia y también evita la extinción. Sin embargo, en su actual sentencia, el TJUE aclaró que un aviso no termina el plazo de extinción si el destinatario no lo cumple y el titular de la marca no toma más acciones legales para hacer valer sus derechos de marca.
En el caso de fondo, la demandante había registrado una marca denominativa de la Unión en 2005. Tres años después, otra empresa registró una marca figurativa con un componente verbal muy similar, que solo difería ligeramente en la ortografía. En 2009, la demandante advirtió sin éxito sobre el uso de la marca de la competencia. A finales de 2012, presentó una demanda de cesación ante el Tribunal Regional de Núremberg-Fürth, pero esta solo pudo ser notificada en 2014, ya que la demandante no había pagado el anticipo de las costas judiciales. Los tribunales consideraron que se había extinguido la pretensión.
El caso finalmente llegó al BGH, que lo remitió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El TJUE debía aclarar los requisitos para la finalización de la tolerancia de una infracción de marca.
Aunque la demandante había advertido sobre la infracción de marca, esto no fue suficiente para evitar la extinción de la pretensión, aclaró el TJUE. Si bien el aviso puede interrumpir el plazo de extinción, solo si el titular de la marca, después de la reacción insatisfactoria de la parte contraria, no abandona su resistencia a la infracción de su derecho de marca y continúa utilizando sus posibilidades legales para hacer valer sus derechos de marca.
La jurisprudencia del TJUE muestra que los titulares de marcas deben actuar activamente contra la infracción de sus derechos de marca. Una advertencia no siempre será suficiente.
Abogados con experiencia en derecho de marcas aconsejan.
