Sentencia del LG Hamburgo del 19.07.2024 – Az.: 327 O 195/23
Quien desee proteger su marca, no debería esperar demasiado para registrarla. De lo contrario, otro podría adelantarse en el registro de la marca. También puede suceder que dos partes registren sus derechos de marca sobre un producto el mismo día. El Tribunal de Distrito de Hamburgo tuvo que decidir en un caso tan inusual a quién pertenecen los derechos de marca cuando la inscripción se realizó el mismo día (Az.: 327 O 195/23).
El principio de «primero en llegar, primero en ser servido» también se aplica básicamente en el derecho de marcas. Según el § 6 de la Ley de Marcas (MarkenG), puede reclamar la protección de la marca quien la haya registrado primero. Lo decisivo es el día de la solicitud o el día de prioridad, según la firma MTR Legal, que asesora, entre otros, en derecho de propiedad intelectual y, por ende, en derecho de marcas. Esto muestra que no se debe esperar demasiado para registrar una marca.
Registro de una marca el mismo día
La decisión es más complicada cuando se trata de determinar quién puede reclamar la protección de la marca, si las partes realizaron el registro el mismo día. Esta rara situación se presentó en el proceso ante el Tribunal de Distrito de Hamburgo. Aquí, un periódico estadounidense demandó a un distribuidor de rompecabezas y juegos de Alemania por presuntas infracciones de derechos de marca.
Ambas partes registraron derechos de marca para un popular juego en línea. El hamburgués registró una marca denominativa en la Oficina Alemana de Patentes y Marcas (DPMA). El mismo día, el periódico también registró derechos de marca para el juego, pero no en la DPMA, sino como una marca de la Unión en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Dado que la empresa estadounidense registró los derechos de marca no solo para Alemania, sino para el territorio de la Unión Europea, consideró que su derecho de marca era más fuerte y demandó al empresario hamburgués por cese y desagravio.
El tribunal no ve un registro de mala fe
En su argumentación, la empresa estadounidense alegó que el registro de la marca en la DPMA solo se realizó para que el editor estadounidense no pudiera establecerse en el mercado alemán. Sin embargo, el LG Hamburgo no aceptó este argumento. Un registro de mala fe puede impedir el derecho de marcas, pero el demandante debe poder probar tal afirmación. Según el LG Hamburgo, el editor estadounidense no logró esto.
De lo contrario, en el derecho de marcas se aplica el principio de prioridad. Esto significa que la protección de una marca ya existente tiene prioridad sobre una más reciente. Dado que las partes en el caso presente realizaron el registro de las marcas el mismo día y no se tiene en cuenta la hora, no se pudo establecer prioridad aquí. Por lo tanto, el LG Hamburgo decidió, en su sentencia del 19 de julio de 2024, que ninguna de las partes puede presentar reclamaciones contra la otra. Según el § 6 Abs. 4 MarkenG, los derechos sobre un registro de marca el mismo día son equivalentes y no generan reclamaciones entre sí. No obstante, la sentencia del LG Hamburgo aún no es firme.
Registrar derechos de marca anticipadamente
Después de la decisión del LG Hamburgo, ambas partes pueden seguir comercializando el juego por ahora. Según informes de los medios, al hamburgués le hubiera gustado distribuir el rompecabezas junto con la editorial estadounidense en Europa, pero al parecer este último no tenía interés en ello.
El inventor del juego lo había puesto inicialmente a disposición de los usuarios de forma gratuita en su sitio web. El juego rápidamente ganó popularidad. Así fue como la editorial estadounidense se fijó en él y compró los derechos del juego de rompecabezas al inventor en 2021 por alrededor de 1,2 millones de dólares estadounidenses. El registro de la marca en la EUIPO no se realizó hasta el 1 de febrero de 2022.
El caso muestra que es importante registrar los derechos de marca con anticipación. Esto puede hacerse de diferentes maneras, dependiendo de hasta dónde se desee que llegue la protección de la marca. Si los derechos de marca se van a proteger solo en Alemania, es suficiente el registro en la Oficina Alemana de Patentes y Marcas (DPMA). Si se desea extender la protección al territorio de la UE, es necesario registrarla como marca de la Unión en la EUIPO. Si se busca protección de marca fuera de las fronteras de la UE, la marca puede ser depositada en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en Suiza.
MTR Legal Rechtsanwälte asesora en el registro de marcas y otras cuestiones de derecho de marcas.
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