Protezione del marchio dell’Unione europea „Malle” e sua applicazione nelle denominazioni di eventi
La sentenza del Tribunale di Düsseldorf (decisione del 19.11.2019, Causa n. 38 O 96/19) sull’ambito di protezione del marchio denominativo „Malle” illustra i rigidi confini applicati nel diritto dei marchi nell’Unione europea e i relativi effetti concreti sul settore degli eventi. Al centro della questione vi era stabilire in quale misura il titolare di un marchio dell’Unione europea denominativo possa far valere legittimamente le sue pretese di inibitoria nei confronti di terzi che abbiano utilizzato la stessa denominazione per promuovere format di eventi. Questo tema ha una rilevante importanza pratica per imprese, organizzatori di eventi e titolari di marchi e merita un’analisi approfondita che vada ben oltre la valutazione del singolo caso.
Ambito di protezione del marchio denominativo dell’Unione europea „Malle”
La registrazione e le sue implicazioni giuridiche
La denominazione „Malle” è protetta dal 10.10.2002 come marchio denominativo dell’Unione europea presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). Il marchio è registrato per diverse classi, tra cui servizi nell’ambito dell’intrattenimento, eventi, gestione di club e discoteche nonché servizi connessi. Ne deriva una protezione formalmente riconosciuta per il termine „Malle” sull’intero territorio dell’Unione europea, che riguarda in particolare la realizzazione, promozione e organizzazione di eventi corrispondenti.
No all’uso generico: il ruolo della percezione dei consumatori
Determinanti per la capacità di protezione di un marchio sono la sua distintività e l’assenza di una funzione meramente descrittiva o pubblicitaria per i servizi corrispondenti. Il Tribunale di Düsseldorf ha chiarito che il termine „Malle”, sebbene comunemente utilizzato come abbreviazione colloquiale di „Mallorca”, non è diventato di dominio pubblico. Al contrario, è idoneo, specialmente nell’area di lingua tedesca, a indicare uno specifico fornitore commerciale o un formato di evento particolare, purché impiegato in relazione ai servizi protetti. Ne consegue che i diritti originari di marchio restano applicabili nonostante la notorietà generale del termine.
Fatto costitutivo della violazione attraverso denominazioni pubblicitarie di eventi
Promozione di eventi come uso marchio
Nel caso in esame diversi organizzatori promuovevano feste sotto la denominazione „Malle-Party”. Secondo la valutazione del tribunale, l’utilizzo di questo termine nella promozione degli eventi costituisce un uso marchio, perché trasmette l’impressione che il servizio identificato – ossia l’evento – provenga dal titolare del marchio o sia almeno collegato economicamente ad esso.
Inoltre, non si tratta né di un uso meramente descrittivo né di un uso dilettantesco o umoristico, bensì di un uso distintivo idoneo a stabilire un collegamento mentale con il titolare del marchio. Perciò il fatto costitutivo della violazione del diritto dei marchi ai sensi dell’art. 9 del Regolamento sul marchio dell’Unione europea (UMV) è soddisfatto.
Distinzione dall’uso consentito
L’uso del termine „Malle” è ammesso solo se effettuato al di fuori dell’ambito commerciale o al di fuori delle classi protette e non vi è rischio di confusione. Qualsiasi promozione di eventi con la denominazione „Malle” in relazione al formato dell’evento offerto è tuttavia in linea di principio soggetta alla protezione del marchio registrato, a meno che non intervengano eccezioni specifiche o cause di esaurimento. Il Tribunale di Düsseldorf ha constatato che nel caso di specie tali eccezioni non risultavano applicabili.
Conseguenze per organizzatori e titolari di marchi
Contestazioni e pretese di risarcimento
La decisione evidenzia la protezione ampia garantita dal diritto dei marchi. Il titolare del marchio ha il diritto non solo di chiedere la cessazione della pubblicità contestata, ma può anche perseguire – in caso di comportamento dannoso – richieste di accesso alle informazioni e, se del caso, pretese di risarcimento danni. Ciò espone in particolare le imprese che pianificano format di eventi o campagne pubblicitarie a un potenziale rischio di responsabilità.
Rischio di diffide e compliance proattiva
La decisione sottolinea l’importanza di un’attenta verifica preventiva di eventuali diritti di marchio confliggenti già nella fase di concezione delle denominazioni degli eventi e delle relative campagne pubblicitarie. La convinzione spesso diffusa che termini di uso comune possano essere impiegati liberamente trova nel diritto dei marchi precisi limiti. In ambito imprenditoriale è pertanto consigliabile un’attenta gestione del rischio per evitare contenziosi costosi e danni reputazionali.
Rilevanza per la gestione internazionale dei marchi
Trasposizione dei principi ad altri mercati e settori
I principi che il tribunale regionale di Düsseldorf ha elaborato nel caso del marchio dell’Unione “Malle” hanno un’alta rilevanza anche per questioni internazionali e altri settori. Le aziende che utilizzano termini protetti da diritti di marchio in campagne pubblicitarie o denominazioni di prodotti devono rispettare rigorosi doveri di verifica e diligenza. La tutela del marchio dell’Unione conferisce al titolare una protezione transfrontaliera che, in caso di eventi transfrontalieri o offerte digitali, produce effetti in tutto il mercato interno.
Evoluzione della giurisprudenza
Rimane da osservare come i tribunali nazionali ed europei gestiranno in futuro procedimenti con fattispecie analoghe. I criteri per la determinazione della capacità distintiva, del dominio pubblico e dell’uso in ambito commerciale sono soggetti a un costante sviluppo in relazione all’evoluzione economica e linguistica.
Conclusione
La decisione del tribunale regionale di Düsseldorf sulle richieste di inibitoria derivanti dal marchio dell’Unione “Malle” dimostra, a titolo esemplificativo, che l’ambito di protezione dei marchi rimane valido anche per termini molto noti e radicati nell’uso colloquiale, a condizione che non sia intervenuto il dominio pubblico e che sia riscontrabile un uso commerciale del marchio. Le aziende dovrebbero valutare con attenzione i rischi connessi alle denominazioni di eventi o alle campagne pubblicitarie e, al minimo dubbio sulla liceità, ottenere precocemente un parere legale qualificato.
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